CE - 010324000201500405001SENTENCIA20230510175428

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00

Referencia: Medio de control de nulidad relativa

Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A.

TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA “BIOMEX

DI-31”, DEL TERCERO CON INTER ÉS DIRECTO EN LAS

RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTA Y

NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA,

“BIOMIX”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS

SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS

CLASES 1ª, 31, 35 Y 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MEZCLAS BIOMIX S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00405-00

de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

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Actora: MEZCLAS BIOMIX S.A.

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la nulidad de las r esoluciones núms. 00053556 de 29 de agosto de 2014, "Por medio de la cu al se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 9156 de 4 de marzo de 2015 , "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 9 de mayo de 2013 la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "BIOMEX DI-31", para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con la s marcas "BIOMIX", previamente

Registro de las Marcas3.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con la s marcas "BIOMIX", previamente

2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “ […] Aditivos químicos, abonos y fertilizantes para suelos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

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registradas en las clases 1ª, 31, 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante la Resolución núm. 00053556 de 29 de agosto de 2014, la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "BIOMIX D-31", para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasi ficación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

MINERALES EXCLUSIVOS S.A.

4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 9156 de 4 de marzo de 2015.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 9156 de 4 de marzo de 2015.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que de permitir la coexistencia de las marcas en conflicto, genera un alto riesgo de confusión y/o asociación entre público consumidor.4

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Señaló que en relación con los argumentos expuestos por la SIC en los actos administrativos acusados referente a que la marca cuestionada cuenta con elementos conceptuales y arbitrarios que la hacen distintiva y diferente frente a las marcas de su propiedad , no está de acuerdo, teniendo en cuenta término “D I-31”, corresponde a un nombre genérico de un brasinoesteroide y que hace parte de una familia de compuestos que actúan como reguladores de crecimiento vegetal en muy bajas cantidades.

Que al ser la expresión DI -31 genérica, pues indica la naturaleza del producto de un brasinoesteroide , debe ser excluida del cotejo marcario; y que, por lo tanto, la comparación que debe realizarse en este caso es respecto de las expresiones “BIOMEX” y “BIOMIX”.

Agregó que las referidas marcas son idénticas, pues el hecho de

marcario; y que, por lo tanto, la comparación que debe realizarse en este caso es respecto de las expresiones “BIOMEX” y “BIOMIX”.

Agregó que las referidas marcas son idénticas, pues el hecho de cambiar la vocal “I” por la “E”, no le otorga distintividad alguna a l a marca censurada, pues tienen cinco de seis letras idénticas ubicadas en el mismo orden, su longitud es igual, ambas son bisilábicas y la ubicación de la silaba tónica es similar.

Precisó que si en gracia de discusión la expresión “DI-31” no puede ser excluida del cotejo marcario, las marcas continúan siendo similares,5

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pues generan la impresión de pertenecer a u na misma familia de marcas, generándose riesgo de confusión indirecta.

Anotó que la palabra “BIOMIX” es una expresión de fantasía, sin significado alguno, no existente en el diccionario ni en el vocablo común de las personas, por lo que, en consecuencia, la aseveración realizada por la SIC, según la cual la marca BIOMIX “cuenta con un elemento conceptual”, no se ajusta a la realidad.

Respecto a la relación entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto, sostuvo que existe identidad y conexión competitiva entre ellas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

conceptual”, no se ajusta a la realidad.

Respecto a la relación entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto, sostuvo que existe identidad y conexión competitiva entre ellas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda , por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que la marca “ BIOMIX DI-31” cuenta con elementos conceptuales y arbitrarios, esto es, la partícula “DI-31”, que la hacen diferente frente a las marcas previamente registradas, que le permiten6

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obtener la suficiente distintividad en el mercado tanto de los productos que pretende distinguir, como de su origen empresarial.

Aseguró que la inclusión de la referida partícula conlleva que la marca, objeto de controversia , al ser analizada frente a las marcas previamente registradas, generen un impacto fonético y visual disímil, lo cual permite su individualización y coexistencia pacífica en el mercado.

II.2. La sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad MEZCLAS BIOMIX S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

4 Mediante auto admisorio de 28 de septiembre de 2015, visible a folios 55 a 58 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 60, ibidem. 5 En adelante CPACA.7

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En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 ; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto, pues el escrito que las contenía se presentó de manera extemporánea.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 0005356 de 29 de agosto de 2014 y 9156 de 4 de marzo de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “BIOMEX DI -31” (NOMINATIVA) a nombre de la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A ., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la8

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Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.9

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que de una simple comparación de las marcas enfrentadas, el público consumidor podría confundirse frente a los productos que estas amparan, máxime si se tiene en cuenta que la sustitución de las vocales “I” y “E” resulta insignificante e insuficiente, para permitir su diferenciación.

Reiteró que la partícula “ DI-31” es genérica, por lo que no puede emplearse en el cotejo marcario, teniendo en cuenta que corresponde

e insuficiente, para permitir su diferenciación.

Reiteró que la partícula “ DI-31” es genérica, por lo que no puede emplearse en el cotejo marcario, teniendo en cuenta que corresponde a una variedad brasinoesteroide, esto es, un compuesto que opera como regulador del crecimiento vegetal.

IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.10

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V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6:

“[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. (…) es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

1.1. (…) es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales

6 Proceso 450-IP-201811

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pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanz a de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto s e determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suf iciente basar la posible

semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suf iciente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

[…]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación ent re marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

[…]

(a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabr as que poseen una12

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función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia

entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios pa ra determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[…]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación ent re marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico.13

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a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas señaladas en el párrafo 2.3 de la presente interpretación prejudicial.

[…]

4. Signos conformados por denominaciones genéricas

realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas señaladas en el párrafo 2.3 de la presente interpretación prejudicial.

[…]

4. Signos conformados por denominaciones genéricas

4.1. Teniendo en cuenta que en el presen te proceso MEZCLAS BIOMIS S.A. argumentó que DI -31 son de uso genérico resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

4.2. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

[…]

4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.

4.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

[…]”.14

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se utiliza.

[…]”.14

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00053556 de 29 de agosto de 2014 y 9156 de 4 de marzo de 2015, concedió el registro de la marca nominativa “BIOMEX DI-31” a la sociedad MINERALES EXCLUSIVOS S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aditivos químicos, abonos y fertilizantes para suelos […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada es similarmente confundible con las marcas "BIOMIX", previamente registradas a su favor en las clases 1ª, 31, 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que el término “D1-31” debe ser excluido del cotejo marcario, toda vez que se trata del nombre genérico de un brasinoesteroide, que hace parte de una familia de compuestos que actúan como reguladores de crecimiento vegetal.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la15

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de crecimiento vegetal.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la15

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interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser procedente […]”.

Asimismo, señaló que de oficio se llevaría a cabo la interpretación del artículo 135, literal f), ibídem, “[…] para tratar el tema de signos conformados por elementos genéricos […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,16

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teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

BIOMEX DI-31

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA7

BIOMIX

MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS8

Como en el presente cas o se va a cotejar una marca nominativa , “BIOMEX DI-31”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixta

7 Folio 14 del cuaderno físico núm. 1. 8 Folio 15 del cuaderno físico núm. 1.17

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y nominativa “BIOMIX”, a nombre de la actora , es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola

consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

“[…]

(a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia18

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dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un

derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

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