CE - 13_110010324000200900055001SENTENCIADENIEGAPR20220524064049_TCListadoTitulados133113730573388731-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001-0324-000-2009-00055-00

Demandante: Sebastiano Carbone Bellini

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SIC

Tercero Interesado: Setas Colombiana S.A.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas en conflicto: BELLINI – PORTOBELLINI.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, en contra de las Resoluciones 18392 de 5 de junio de 2008, 25508 de 23 de julio de 2008 y 26859 de 29 de julio de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «BELLINI» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado 13 de enero de 2009, se presentó demanda en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: “[…]4.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 18392 del 5 de junio de 2008, emitida en el expediente administrativo No. 06 130257, por la cual se niega el registro de la marca BELLINI, en la Clase 29, que resolvió lo siguiente: “Negar el registro de la marca BELLINI, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.” 4.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25508 del 23 de julio de 2008, emitida en el expediente administrativo No. 06 130.257, por la cual, se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicación: 11001-0324-000-2009-00055-00

Demandante: Sebastiano Carbone Bellini confirma en reposición la negación de la marca BELLINI, en la clase 29, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 18392 de 5 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas las consideraciones anteriores.” 4.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 26859 del 29 de julio de 2008, emitida en el expediente administrativo No. 06 130.257, por el cual se

confirma en apelación la negación de la marca BELLINI, en la clase 29, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 18392 de 5 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.” 4.4. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca BELLINI, en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza. 4.5. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 2º literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957.[…]”. 1.2. Los hechos

2. Manifestó que, con fecha 29 de diciembre de 2006, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI presentó solicitud de registro del signo «BELLINI» para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. Mencionó que una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones contra la solicitud de registro de la marca.

4. Afirmó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 18392 de 5 de junio de 2008, negó el registro de la marca solicitada.

5. Finalmente, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó

recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada -en reposicióna través de las Resolución No. 25508 de 23 de julio de 2008, y en apelación mediante la Resolución No. 26859 de 29 de julio de 2008. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicación: 11001-0324-000-2009-00055-00

Demandante: Sebastiano Carbone Bellini 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación 1.3.1. Normas violadas

6. Manifestó la parte actora que, con los actos acusados, la entidad demandada desconoció el contenido de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación

7. Afirmó que los signos confrontados «BELLINI» y «PORTOBELLINI» no son ortográfica y fonéticamente confundibles, pues la marca previamente registrada está compuesta por el prefijo PORTO y el sufijo BELLINI, expresiones estas que, al ser pronunciadas como unidad fonética, es decir PORTOBELLINI, le otorga suficiente distintividad respecto de la expresión BELLINI.

8. Adujo que, la expresión PORTOBELLINI, evoca una idea totalmente distinta a la expresión BELLINI, toda vez que aquella se refiere a una variedad de champiñones que corresponden al tamaño intermedio del CREMINI o PORTOBELO, y por el

contrario la expresión BELLINI, corresponde a un apellido de origen italiano.

9. Resaltó que, la entidad demandada desconoció las características visuales del signo solicitado, en virtud que imprimen novedad, originalidad y distintividad respecto de la marca fundamento de la negación.

10. Finalmente, afirmó que la Superintendencia no encontró criterio alguno que permitiera determinar de manera clara, expresa, excepcional e inequívoca la confusión entre los signos cuestionados, lo que hubiese demostrado la violación de las disposiciones enunciadas.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

11. En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

12. Manifestó que en el análisis entre la marca mixta solicitada y la nominativa registrada se extrajo el elemento predominante de la primera y se procedió a realizar el cotejo, del que se concluyó la existencia de una similitud a nivel ortográfico, fonético e ideológico.

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini

13. Mencionó que “Si bien es cierto el hoy demandante afirmó que el significado de la marca registrada “PORTOBELLINI” consiste en un nombre genérico de un

producto consistente en unos hongos o setas, per se, dicho significado no resulta ser evocativo como lo afirma en su escrito pues no resulta evidente que el consumidor promedio tenga conocimiento de este hecho, como tampoco es cierto que la expresión “BELLINI” sea común y de reconocimiento en el mercado como tal”.

14. Finalmente, resaltó que existe una estrecha relación entre los productos amparados por ambos signos, especialmente porque se encuentran dentro de la misma clase del nomenclador internacional, esto es, la 29. 2.2. Intervención del tercero interesado – Setas Colombianas S.A.

15. La sociedad Setas Colombianas S.A., vinculada como tercera con interés directo en las resultas del proceso, pese a que fue notificada legalmente de la demanda, no contestó la demanda en tiempo1.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 566-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, particularmente señaló que se debe interpretar el artículo 136 literal a) y excluir lo atinente al artículo 134. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió las siguientes conclusiones: […] 2.7 Se deberá verificar si "PORTOBELLINI" es una palabra descriptiva en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado

a registro. (…) 3.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario. 3.5. Se deberá verificar la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto BELLINI y la marca previamente registrada PORTOBELLINI. (..) 1 Folio 188 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini 4.4. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en las expresiones que conforman los signos confrontados; y, si puede tener fuerza distintiva considerando las productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre "signo-producto", para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca aut6noma con ciertos rasgos parecidos.[…].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

17. Mediante auto de 31 de enero de 20172, se corrió traslado a las partes,

intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró en esencia sus argumentos de nulidad. El demandante, el tercero interesado y el Ministerio Público guardaron silencio3.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, en contra de las Resoluciones 18392 de 5 de junio de 2008, 25508 del 23 de julio de 2008 y 26859 de 29 de julio de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «BELLINI» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de

la Clasificación Internacional de Niza.

20. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que el signo «BELLINI» no resulta confundible y no genera riesgo de asociación con la marca «PORTOBELLINI», previamente registrada en la clase 29 del nomenclátor internacional. 2 Folio 222 3 Folio 238 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini 5.3. La causal de irregistrabilidad en estudio 5.3.1 Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

21. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó como norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al desarrollar el concepto de violación de esta disposición adujo que la SIC al negar el registro de la marca BELLINI desconoció el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión, al considerar que los signos confrontados son confundibles.

22. Señaló que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 29 del nomenclátor internacional y no es confundible con el signo «PORTOBELLINI» previamente registrados.

23. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. 5.3.2. Las causales de registrabilidad en estudio

24. En la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo en el presente proceso, limitó el estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados a la

presunta trasgresión del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]» (Negrillas y subrayas fuera de texto). 5.4. El examen de registrabilidad

25. De la lectura detallada de la norma antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

26. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

27. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación allegada

al presente proceso que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”5.

28. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

29. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6.

30. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”7.

31. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que

con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 83-IP-2015. 12 de noviembre de 2015, marca: “PREVENIR”. 6Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 83-IP-2015. 12 de noviembre de 2015, marca: “PREVENIR”. 7 Ídem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini 5.4.1. Las reglas de cotejo marcario

32. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación8: […] 28. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1. - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. […]

33. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

34. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado9.

35. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

36. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente10: […] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]. 8 Ídem. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca:

“BOLIN BOLA”.

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini

37. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”11.

38. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. 5.5.- El caso concreto 5.5.1 Análisis de la comparación de los signos

39. Las marcas enfrentadas y el nombre comercial en el presente asunto son las

siguientes: (Mixta) La marca previamente registrada

PORTOBELLINI

(Nominativa)

40. Una vez verificadas las marcas, inicialmente encontramos que un signo es nominativo y otro mixto, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar de manera principal, atendiendo los elementos denominativos de cada uno de ellos, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

41. En efecto, luego de revisar los signos distintivos, la Sala advierte que el

elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “CANALETA 90”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

42. En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo con miras a determinar si existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: B E L L I N I 1 2 3 4 5 6 7

Signo solicitado P O R T O B E L L I N I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Marca previamente registrada

43. En cuanto a la similitud ortográfica, la marca previamente registrada «PORTOBELLINI» está conformada por doce letras, siete consonantes (P-R-T-BL-L-N) y cinco vocales (O-O-E-I-I) y el signo solicitado «BELLINI» está integrado por cuatro consonantes (B-L-L-N) y tres vocales (E-I-I), reproduciendo las siete

letras finales de la marca nominativa previamente registrada, diferenciándose tan solo en la raíz PORTO.

44. Desde el punto de vista visual, la Sala encuentra que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca «PORTOBELLINI» registrada previamente.

Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión, el cual se realiza a continuación: BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI

45. Adicionalmente, la Sala pone de presente que, al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se puede concluir que entre los dos existe grandes similitudes, teniendo

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Demandante: Sebastiano Carbone Bellini en cuenta que el acento prosódico en la penúltima sílaba de ambas expresiones

(POR-TO-BE-LL-NI y BE-LLI-NI) coinciden, desprendiéndose un mismo efecto sonoro, que determina una impresión de semejanza para los consumidores promedio.

46. En cuanto a la similitud ideológica, ha de tenerse presente que la expresión BELLINI es un nombre propio proveniente del idioma italiano no tiene ningún significado concreto en el idioma castellano y no es usual para identificar productos

de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación con la expresión PORTOBELLINI, que también está en idioma italiano, no tiene significado en el idioma español y por lo tanto debe considerarse un signo de fantasía. Teniendo en cuenta que ambos signos son considerados de fantasía, no es posible realizar el cotejo desde este punto de vista.

47. Por lo anterior, la Sala considera que entre los signos «BELLINI» y «PORTOBELLINI» sí existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.

48. Sobre el particular, estima la Sala recordar que la Sección Primera en la sentencia de 13 de julio de 201712, en la cual se enfrentaron los mismos signos, se concluyó que entre las expresiones BELLINI y PORTOBELLINI existía riesgo de confundibilidad. En dicha oportunidad se consideró lo siguiente: “[…] Establecido lo anterior, la Sala considera que en efecto sí se presenta el riesgo de confusión advertido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se origina en las similitudes fonéticas y ortográficas ya mencionadas. La coincidencia de que ambas marcas pertenezcan a la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta del todo relevante en este caso, pues un consumidor medio puede incurrir en el error de pensar que los productos BELLINI y PORTOBELLINI pertenecen a una misma familia marcaria o que tienen un mismo origen empresarial, todo lo cual hace imposible su coexistencia pacífica en el mercado. Además, los productos identificados con las marcas

confrontadas son comercializados a través de los mismos canales y medios de comercialización, pertenecen a un mismo género (alimentos), cumplen la misma finalidad y bien pueden ser intercambiados o sustituidos entre sí. En este contexto, la Sala considera que en el asunto bajo examen sí existen elementos objetivos que permiten colegir que la decisión administrativa que aquí se cuestiona se ajusta por completo a la normatividad comunitaria ya mencionada y trascrita en páginas precedentes, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuando el signo que se pretende registrar se asemeja, a una marca anteriormente 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de julio de 2017, radicado 11001-03-24-000-2008-00286-00 Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

Radicación: 11001-0324-000-2009-00055-00

Demandante: Sebastiano Carbone Bellini solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar los mismos productos, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en dicho precepto, ante el riesgo potencial de que resulte indebidamente afectado el derecho de un tercero13. […]”.

49. Aunado a ello, en la sentencia de 4 de septiembre de 201814, esta Sala negó el el registro de la marca «BELLINI» (mixta), por cargos idénticos a los aquí

propuestos, en cuyo marco concluyó que: “[…] 45. La Sala advierte que la marca nominativa PORTOBELLINI está conformada por cinco (5) sílabas mientras que el signo nominativo BELLINI únicamente está conformado por tres (3) sílabas. Sin embargo, las tres (3) sílabas del signo nominativo BELLINI son idénticas a las tres (3) sílabas finales presentes en la marca nominativa PORTOBELLINI. Comparación Fonética

46. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo nominativo BELLINI y en la marca nominativa PORTOBELLINI, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo marcario, en forma sucesiva, es como sigue -BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI- -BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI- -BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI47. La Sala observa que si bien expresiones se pronuncian de manera similar, por cuanto, tiene el acento prosódico en la penúltima sílaba (POR-TO-BE-LLINI y BE-LLI-NI), coincidencia de la cual se desprende un mismo efecto sonoro que evidencia una impresión de semejanza para el consumidor promedio.

Comparación Ideológica

48. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos y las marcas tienen

algún significado.

49. En relación con el aspecto ideológico o conceptual, ha de tenerse presente que la expresión BELLINI es un nombre propio proveniente del idioma italiano.

Esa expresión no tiene ningún significado concreto en el idioma castellano y no es usual para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación 13 En este mismo sentido se pronunció la Sección Primera en la sentencia de 20 de febrero de 2014, proferida en el proceso con radicación número 11001-03-24-000-2008-00295-00 (Consejero Ponente Rafael Enrique Ostau De Lafont Piantea), en la que se resolvió la demanda promovida por el aquí también demandante, señor Sebastiano Carbone Bellini, contra los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se denegó el registro de la marca mixta BELLINI para distinguir productos alimenticios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 14 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 4 de octubre de 2018. Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00547-00 Consejero ponente:

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ.

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Radicación: 11001-0324-000-2009-00055-00

Demandante: Sebastiano Carbone Bellini Internacional de Niza. Por lo anterior, resulta imposible realizar un cotejo entre el signo nominativo y la marca nominativa desde el punto de vista conceptual,

al tratarse de signos que deben ser considerados como de fantasía.

50. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo nominativo BELLINI y de la marca nominativa PORTOBELLINI, de manera sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala evidencia el riesgo de confusión, debido a que el signo nominativo no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferencia