CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00379-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto FAJITEX y la marca mixta FAJATE previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es FAJ en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No es apropiable / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto FAJITEX en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca mixta FAJATE previamente registrada en la misma clase De tal manera que ello impone al juzgador el deber de realizar el cotejo respecto de las expresiones “ITEX” de la marca solicitada y “ATE” de las marcas previamente registradas, toda vez que la partícula “FAJ” es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de marcas con un elemento de uso común, en este caso “FAJ”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, en cuanto se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. […] [R]especto a la similitud ortográfica entre las partículas “ITEX” de la marca solicitada y “ATE” de la marca previamente registrada, es preciso indicar que, si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la consonante T

y la vocal E, también lo es que estas, en cada uno de las marcas bajo análisis, se encuentran combinadas con una vocales diferente, además de que la marca solicitada contiene la consonante “X”, la que le imprime un impacto visual distinto respecto al conjunto resultante de la marca registrada, lo que hace que no sean confundibles. Con relación a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente habida cuenta que la primera expresión se pronuncia ITEX y la segunda ATE. […]Sobre el particular, la Sala estima que el hecho de que las marcas objeto de análisis utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, razón por la que no es dable confundir la expresión ITEX con ATE. […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la advierte. En efecto, se estima que la palabra “FAJITEX” es una marca de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “FAJATE” es la “[…] segunda persona del singular (tú) del imperativo afirmativo de fajarse (con el pronombre “te” enclítico) […]”, de conformidad con la página de internet www. webdicio.com. Además, es evocativa, debido que sugiere en la mente del consumidor la idea de productos relacionados con FAJAS. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada “FAJITEX” es lo suficientemente distintiva

y diferente de la previamente registrada. NOTORIEDAD DE LA MARCA - Fajate En relación al argumento referente a que la marca previamente registrada, “FAJATE”, es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su prestigio, como tampoco que la marca solicitada “FAJITEX” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas. […] Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su marca. Ahora, si bien es cierto que la SIC, a través de la Resolución núm. 2535 de 30 de enero de 2013, expedida dentro del expediente núm. 12-120206, le reconoció el carácter notorio a la marca “FAJATE”, también lo es que no por ello se deba resolver en el mismo sentido, debido a que la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 229

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00379-00

Actor: INVERSIONES MAGEN S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “FAJITEX” Y LA PREVIAMENTE

REGISTRADA “FAJATE” DE LA ACTORA, NO SE ADVIERTE SIMILITUD

ORTOGRÁFICA, FONÉTICA, NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL

EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA

DISTINTIVA ESPECIAL, ADEMÁS DE QUE LA PARTÍCULA “FAJ” ES UNA

PALABRA DE USO COMÚN QUE DEBE EXCLUIRSE DEL COTEJO.

La sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00060645 de 31 de octubre de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 27949 de 30 de abril de 2012, "Por medio de la cual se

resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00010262 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que es titular de varios registros de la marca “FAJATE”, notoriamente conocida en Colombia y en los Estados Miembros de la Comunidad Andina e Internacionales, para identificar productos comprendidos en las Clases 10ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, algunas de las cuales fueron solicitadas por MARLENE PRADA BAUTISTA quien, posteriormente, se las cedió. 2°- Que, con la cesión de las marcas adquirió la titularidad de las mismas y, por ende, el interés legítimo para oponerse al registro de signos que puedan representar riesgo de confusión, asociación en el consumidor o disminuir la capacidad distintiva y el reconocimiento de sus marcas en el mercado. 3°: Agregó que la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., solicitó el registro como marca del signo mixto “FAJITEX”, para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.1 4º: Que publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la señora MARLENE PRADA BAUTISTA, cedente de las marcas “FAJATE” a la

actora, formuló oposición por considerar que la marca solicitada se encontraba incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 de la 1 “Vestidos de baño, salidas de baño, sandalias; shorts, faldas, camisetas, vestidos, calzados y sombrería”. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser similarmente confundible con las marcas notorias de las cuales es titular. 5°- Que, mediante la Resolución núm. 60645 de 31 de octubre de 2011, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición en lo que respecta al literal a) del citado artículo 136 y concedió el registro de la marca solicitada “FAJITEX”. 6°- Que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos de manera confirmatoria, a través de las Resoluciones núms. 27949 de 30 de abril de 2012 y 00010262 de 18 de marzo de 2013, expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente. 7°- Señaló que, frente a una solicitud similar, presentó oposición con el objeto de que se negara el registro como marca del signo “FAJATEX”, la que fue declarada fundada en la Resolución núm. 2535 de 30 de enero de 2013, en la que se destacó la notoriedad de la marca “FAJATE” por parte de la SIC, lo cual no fue tenido en cuenta por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al

resolver el recurso de apelación interpuesto por ella contra la Resolución núm. 00060645 de 31 de octubre de 2011 y, en consecuencia, no logró vislumbrar la configuración de las causales de irregistrabilidad, previstas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal h), la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque a través de los actos administrativos acusados concedió el registro para la marca solicitada “FAJITEX”, a pesar de la existencia de la marca “FAJATE”, notoriamente conocida. Que, en efecto, a su juicio, se desconoció el carácter notorio de la marca “FAJATE” para el período comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012, por lo que se dejó de aplicar el literal h), lo que dio lugar a que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial manifestara que no se logró demostrar la notoriedad de la marca “FAJATE”, lo que derivó en el registro de la marca solicitada “FAJITEX”. Estimó que la SIC debió remitirse a la Resolución núm. 2535 de 30 de enero de 2013, expedida dentro del expediente núm. 12-120206, de dicha entidad, en el que se reconoció el carácter notorio conferido a la marca “FAJATE” y con fundamento en ello ha debido efectuar la comparación entre las marcas de

manera más cuidadosa, atendiendo a la protección especial que requiere tal carácter. Resaltó que, en tratándose de una marca notoria, la posibilidad de perjuicio que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de manera contundente, no solo en beneficio del titular de la marca notoria sino de los consumidores en general. Señaló que, al analizar el contenido conceptual de los marcas en controversia se evidencia “confundibilidad ideológica”, debido a que la marca “FAJATE” se relaciona con la acción de fajarse (usar una FAJA) y la marca solicitada “FAJITEX” evoca esa acción (FAJA). Adujo que también se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca “FAJITEX” solicitada por la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S. es similar a la marca “FAJATE”, de su titularidad, por cuanto en los dos signos predomina el elemento denominativo sobre el figurativo. Alegó que las marcas comparadas presentan similitud en las palabras que las conforman porque contienen prácticamente la misma sucesión de vocales colocadas en el mismo orden, “FAJATE” vs “FAJITEX”, a excepción de la letra I intermedia. Asimismo, sus terminaciones son semejantes TE y TEX, debido a que la única diferencia entre ellos es la letra X al final, situación que, a su juicio, no dota a la marca solicitada “FAJITEX” de características propias que le permitan lograr distintividad. Manifestó que la falta de distintividad puede generar riesgos de confusión respecto de los productos, además del origen empresarial de los mismos.

Resaltó que el elemento gráfico destacado en la marca solicitada “FAJITEX” es una línea curva al final de la expresión, la cual es una característica especial de sus marcas, que aparece en varios de sus registros y solicitudes e incluso se encuentra registrada y, por tanto, reservada para uso exclusivo de los mismos. Concluyó que las marcas en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, debido a que presentan similitudes y amparan productos relacionados o complementarios, lo que generaría un riesgo de confusión o de asociación sobre el origen y la calidad de los productos y, en consecuencia, afectaría el derecho de quien es el titular de la marca notoria. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la Dirección de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las resoluciones acusadas. Estimó que, las semejanzas se fundan en partículas débiles para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que las marcas cuentan con elementos adicionales que las hacen diferenciables para los consumidores en general. Explicó que las marcas en controversia comparten una partícula débil para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que es

indicativa de la expresión FAJA, uno de los productos que se comercializa bajo esas marcas. Por tal razón, cada una cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarlos en el mercado. Resaltó que el riesgo de confusión no puede estar fundamentado en la inclusión de una partícula débil porque dicha circunstancia implica que esa partícula es utilizada por varios empresarios, junto con elementos adicionales que le imprimen la distintividad requerida al signo. Adujo que el componente predominante es el vocablo “FAJITEX”, por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitado por su nombre), lo cual no se puede predicar de sus componentes visuales porque no añaden concepto diferente alguno, conforme se extrae de la lectura del componente verbal y de su tamaño y ubicación dentro del conjunto. Manifestó que la marca mixta solicitada “FAJITEX” cuenta con elementos adicionales que la hicieron registrable porque sumado a la diferencia verbal que presentan los registros invocados por la actora, está dotada de características gráficas que la hacen novedosa, esto es, por la representación de un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de la imagen de una mariposa. Sostuvo que, entre las marcas “FAJITEX” y “FAJATE”, no existen semejanzas que generen confusión, en razón de que cada una de ellas está conformada por estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disímiles, que las hacen fácilmente diferenciables por el consumidor en el mercado, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Consideró que las marcas poseen evidentes distinciones de carácter gráfico y

ortográfico, debido a que la etiqueta “FAJITEX” tiene un elemento gráfico preponderante y las letras se encuentran con un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de una imagen de una mariposa. II.1.2.- La sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que la marca solicitada “FAJITEX” (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 ibidem. Expresó que si bien es cierto que las marcas comparten las iniciales “FAJ” evocativa de faja, también lo es que las terminaciones “ITEX” y “ATE” le otorgan a cada una la distintividad requerida para coexistir en el mercado; y que en la marca solicitada, “FAJITEX”, existe aún mayor diferencia porque esta cuenta con la consonante X adicional. Reiteró que las iniciales FAJA/ FAJI son evocativas de la palabra “FAJA”, la cuales son expresiones débiles para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y no son apropiables por empresario alguno, ni mucho menos son un factor de similitud ni de identificación de marcas en el mercado; que, en consecuencia, el hecho de compartir los vocablos FAJA/ FAJI no es fundamento para negar la solicitud de registro de la marca “FAJITEX” (mixta). Indicó que, desde el punto de vista fonético, tampoco existen semejanzas entre las

marcas, teniendo en cuenta las diferencias ortográficas, que conllevan también a difieran en su pronunciación. Anotó que, desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada “FAJITEX” (mixta) es evocativa de faja y textil o textiles, es decir, se trata de la combinación de elementos genéricos, descriptivos o comunes que, al ser considerada en su conjunto, resulta distintiva y, por lo tanto, registrable. Que la marca opositora “FAJATE” señala una expresión indicativa al consumidor para que se faje; sugiere una acción. Reiteró que se trata de una marca lo suficientemente distintiva, por estar compuesta no solamente en su parte denominativa de un conjunto de expresiones evocativas que dan como resultado una denominación ingeniosa “FAJITEX”, sino por sus elementos gráficos adicionales. Alegó que existen actualmente existen muchas marcas que cuentan con la expresión “FAJ” que identifican diferentes orígenes empresariales para el mercado de las fajas y textil, vigentes y registradas ante la SIC. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 18 de enero de 20112, el 9 de febrero de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., en su calidad de actora del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la

demanda se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las resoluciones núms. 00060645 de 31 de octubre de 2011, 27949 de 30 de abril de 2012 y 00010262 de 18 de marzo de 2013, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca solicitada “FAJITEX” (mixta), solicitada por la sociedad 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. INVERSIONES FAJITEX S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren

conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por ellos, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de junio de 20173, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) 3 Cfr. Folio 265 días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante, la demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de defensa expuestos en la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria

invocada como violada en la demanda, concluyó4: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. […] 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 2.4. Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos FAJITEX (mixto), solicitado por INVERSIONES 4 Proceso 47-IP-2016. FAJITEX S.A.S., y FAJATE (mixto), registrada a favor de

INVERSIONES MAGEN S.A.S. […] 3.2. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. […] 3.6. En consecuencia, se deberá establecer si existe algún grado evocativo en la partícula FAJI/FAJA, contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifican (Clase 25), o si por el contrario no existe proximidad entre “signoproducto”, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos. […] 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riesgos: 4.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo

notoriamente conocido. 4.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, el adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3. Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.6.4. Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición de la posición empresarial. 4.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno

de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 4.10. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca FAJATE (mixta) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FAJITEX (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 00060645 de 31 de octubre de 2011, concedió el registro de la marca solicitada “FAJITEX” (mixta), al titular INVERSIONES FAJITEX S.A.S., para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestidos de baño, salidas de baño, sandalias; shorts, faldas, camisetas, vestidos, calzados y sombrería […]”. Al respecto, la actora alegó que dicha marca es similar a la de ella, previamente

registrada, “FAJATE” (mixta), que identifica productos de las Clases 10ª y 25 de la citada Clasificación, por cuanto entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual y que, por lo tanto, la coexistencia de las mismas en el mercado genera riesgo de confusión o de asociación sobre el origen y la calidad de los productos. Señaló, adicionalmente, que se desconoció el carácter notorio de la marca “FAJATE”, para el período comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012, que le fue conferido a través de la Resolución núm. 2535 de 30 de enero de 2013, expedida dentro del expediente núm. 12-120206, por la SIC. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que, para el caso sub examine, es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de la norma aludida es el siguiente: “Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;