CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00370-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto R RADA CASSAB y las marcas nominativas TE DEL DR. RADA, MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA y MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA y mixtas RADA, RADA AESTHETIC & SPA y SERGIO RADA AESTHETIC & SPA / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS – Procedencia cuando incluyen elementos adicionales que les concedan distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto R RADA CASSAB por no existir similitud ni confusión con las marcas nominativas TE DEL DR. RADA, MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA y MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA y mixtas RADA, RADA AESTHETIC & SPA y SERGIO RADA AESTHETIC & SPA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala encontró que la demandada, estudió y aplicó íntegramente los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para realizar el análisis de confundibilidad entre marcas que incluyen nombres propios y apellidos. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto, no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos, de conformidad con los razonamientos expuestos. A juicio de la Sala, y por las razones anotadas en la parte considerativa, no se violó el artículo 29 de la Constitución Política por cuanto no

se vulneró el debido proceso y tampoco el derecho de defensa o de contradicción de la demandante. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que la marca mixta R RADA CASSAB fuera susceptible de causar confusión con las marcas registradas cuyo titular es la parte demandante, la Sala habrá de fallar en el mismo sentido respecto de la sentencia citada supra proferida el 26 de julio de 2018, en la que se consideró que las marcas que incluyen nombres propios son registrables si incluyen elementos distintivos adicionales al nombre propio. En consecuencia, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2014-00368-01, C.P. Hernando

Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00370-00

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Número único de radicación: 110001032400020140037000

Actor: RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Alcance del derecho sobre marcas que incluyen nombres propios o apellidos. Confusión marcaria.

Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó Rada Aesthetic & Spa Limitada1 (hoy Rada Aesthetic & Spa S.A.S. Bogotá), contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 50853 de 28 de agosto de 2012 y 1055 de 17 de enero de

2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Rada Aesthetic & Spa Limitada Bogotá, hoy Rada Aesthetic & Spa S.A.S.

Bogotá en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de enero 18 de 20114, en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 1 Hoy Rada Aesthetic & Spa S.A.S. Bogotá 2 Cfr. Folio 2 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto

administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Número único de radicación: 110001032400020140037000 presentó demanda5 que se interpretó6 en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1727 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 50853 de 28 de agosto de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, la Resolución núm. 1055 de 17 de enero de 2014, “Por la

cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca mixta R RADA CASSAB para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se cancele el registro de la marca mixta R RADA CASSAB para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 50843 fecha 28 de agosto de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta R RADA CASSAB, para distinguir productos de la Clase 30 internacional.

SEGUNDA: Que se declare nulidad de la resolución número 1055 del 17 de enero de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la 5 Cfr. Folios 13 al 28 6 Auto que admite la demanda. Cfr. Folios 31 a 33 7 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se

hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 9 Cfr. Folios 14 y 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 50843 de fecha 28 de agosto de 2012, confirmándola.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta R RADA CASSAB concedida al señor ALEJANDRO RADA CASSAB, para distinguir productos de la Clase 30 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Alejandro Rada Cassab solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta R RADA CASSAB para identificar

productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 638 de 15 de febrero de 2012, y Rada Aesthetic & Spa Limitada formuló oposición contra la solicitud con fundamento en los registros de las marcas, nominativas y mixtas, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC & SPA, RADA (AESTHETIC & SPA irá como explicativa) y RADA en las clases 3, 5, 29, 30, 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y, el nombre comercial CLÍNICA RADA. 4.3.La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 50853 de 28 de agosto de 2012, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Número único de radicación: 110001032400020140037000 marca mixta R RADA CASSAB para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.Rada Aesthetic & Spa Limitada interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 50853 de 28 de agosto de 2012. 4.5.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 1055 de 17 de enero de 2014, resolvió el recurso de apelación, confirmando la

Resolución núm. 50853 de 28 de agosto de 2012. Normas violadas

5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 13410 y 136 literal a)11 de la Decisión 486 y del artículo 2912 de la

Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Afirmó que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 en cuanto que “[…] la marca R RADA CASSAB, no cumple con los requisitos exigidos […] los cuales son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica […].

Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro R RADA 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. 11 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

12 “[…] Artículo 29.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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CASSAB, y la marca RADA podemos concluir que la marca R RADA CASSAB no es suficientemente distintiva […]”13. 6.2. Sostuvo que se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 en cuanto que “[…] es evidente la similitud en este campo [ortográfico y visual], pues la comparación debe centrarse en las palabras R RADA y RADA, ya que el elemento

es descriptivo […]; la pronunciación es idéntica y las dos marcas evocan exactamente el mismo concepto, el de medicina estética y productos para el cuidado estético como para la belleza. […]. Ambas marcas distinguen los mismos productos de la misma Clase 30, por lo que la similitud es total en este campo […]”14. 6.3. Manifestó que se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política toda vez que “[…] las resoluciones contrarían abiertamente lo dicho por el Consejo de Estado y por el Tribunal Andino en este sentido, pues los elementos comunes y descriptivos no pueden hacer parte del cotejo entre marcas, ya que ningún empresario se puede apropiar con exclusividad de los mismos. […]”15. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial16, contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1 Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normativa marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 7.2 Manifestó que “[…] al realizar el estudio de la marca concedida, R Rada Cassab, frente a las marcas por las cuales se expuso la oposición encontraremos que la primera evoca en la mente del consumidor la idea de quien lo está 13 Cfr. Folio 18 14 Cfr. Folios 21 a 23 15 Cfr. Folio 24 16 Cfr. Folios 58 a 61 17 Cfr. Folios 47 a 57

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Número único de radicación: 110001032400020140037000 atendiendo o de encontrarse en manos de un profesional y no en un principio de los servicios o productos ofrecidos por el mismo esto en cuanto, desde su perspectiva nominativa, solo identifica los apellidos del propietario de la misma […]”18. 7.3 Indicó que “[…] Rada Aesthetic y Spa y Te del Doctor Rada, son claramente evocativas de los servicios y productos que ellas cobijan, y aun cuando en un principio la marca Rada no evoca por su parte una idea o servicios en específico la generalidad de aquel patronímico le hace perder distintividad siendo así su parte gráfica la que le da suficiente capacidad de subsistencia, y que aun las palabras que conforman el nombre de la solicitante no es lo suficientemente diciente (sic) para la identificación de dicha persona jurídica […]”19. 7.4 Afirmó que “[…] la naturaleza Ideológica de las marcas cotejadas difiere en forma sustancial en una y otra porque como bien se explica las marcas opositoras poseen un carácter evocativo en tanto en la parte de su composición identifican los bienes o servicios identificados mientras que esto no ocurre con la marca cuya legalidad hoy se debate que solo indica el nombre de su propietario; junto con lo anterior es claro que la marca Rada que es otra de las expuestas por el demandante en su acción, posee por sí misma y en forma única la característica de ser un patronímico el cual por su parte no posee una especial distintividad más que en su parte gráfica […]”20.

7.5 Sostuvo que “[…] las marcas cotejadas presentan diferencias sustanciales en lo que a su fonética se refiere toda vez que las mismas en un primer momento obedecen a palabras de una distancia (sic) diferente […]. La marca concedida posee la característica de ser compuesta por dos palabras mientras que por su parte dos de las marcas opositoras se componen de cuatro palabras y una de ellas es de carácter simple; en dicho sentido es imposible predicar una identidad sonora ya que aun cuando tuvieran el mismo largo los golpes de sonido provenientes de la existencia de varias palabras generarían una diferencia significativa a este respecto […]”21. 18 Cfr. Folio 53 19 Cfr. Folio 54 20 Ibidem 21 Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Número único de radicación: 110001032400020140037000 7.6 Adujo que “[…] las vocales que conforman las distintas marcas son respectivamente, "E,E,O,O,A,A"; "A,A,A,E,E,I,I,A"; " A,A" Y "A,A,A,A", lo cual evidencia que en cualquier caso la coincidencia no supera la de tres vocales en un conjunto marcario en que se encuentra cuando menos ocho de estas lo cual dota a las mismas de una sonoridad completamente distinta […]”22. 7.7 Indicó que “[…] las marcas opositoras se componen de las expresiones RADA y RADA AESTETHIC & SPA con un tipo de letra especial y un boceto de finas características correspondiente a un cuerpo humano. Por otra parte la marca en debate, "RADA CASSAB", está compuesta por una R de tamaño considerable

y en un tipo especial de letra o para ser más claros con un diseño especial, que en nada se parece al de la marca RADA o RADA Aesthetic, toda vez que no coinciden ni el tipo de letra ni la forma de uno y otro diseño […]. Es claro, llegados a este punto que las marcas cotejadas, carecen de riesgo de confusión en cuanto su composición fonética, ortográfica y visual, difiere sustancialmente; lo anterior hace evidente que no se presenta la primera condición para exigir la aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, motivo por el cual no procederemos ahondar sobre la existencia o no de conexidad competitiva […]”23. 7.8 Sobre la alegada violación del artículo 29 de la Constitución Política indicó que los actos administrativos acusados no vulneraron el debido proceso porque se ajustan a derecho y en ellos se tuvo en cuenta lo expuesto por la parte demandante, por esta Corporación y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24.

8. Alejandro Rada Cassab, en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso, en adelante, el tercero con interés, mediante apoderado especial25, contestó la demanda26 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 22 Cfr. Folios 55 y 56 23 Cfr. Folio 56 24 Cfr. Fls. 61 y 62 25 Cfr. Folios 42 y 43 26 Cfr. Folios 116 a 131

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Número único de radicación: 110001032400020140037000 8.1. Sostuvo la legalidad de los actos administrativos acusados indicando que “[…] no se observa, de parte de la Superintendencia, irregularidad o vicio alguno en la aplicación de la Decisión 486 […]”27. 8.2. Indicó que no se vulneraron los artículos de la normativa aplicable en cuanto que “[…] las marcas en conflicto no presentan ningún tipo de similitud, semejanza o parecido, pues como bien se puede establecer que el signo aprobado R RADA CASSAB está compuesto por tres expresiones y solo comparten una expresión que coincidencialmente pertenece a uno de los apellidos de los titulares de las solicitudes marcarias […]”28. 8.3. Manifestó que “[…] La actora hace la presentación basándose solo en los apellidos de los titulares de las solicitudes marcarias, dejando de lado que la doctrina recomienda que para realizar cotejo […] se debe hacer sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario siendo marcadamente distinto escuchar R RADA CASSAB versus RADA […]”29.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de abril de 201530, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 04-IP-2016 de 5 de septiembre de 201631, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que señaló “[…] El Tribunal consultante solicita la interpretación

prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación solicitada del Artículo 136 literal a), ya que no se discuten los requisitos para el registro de un signo como marca. 2. De oficio se interpretará el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486, en consideración a que en el proceso interno se trata del registro de 27 Cfr. Folio 119 28 Cfr. Folio 120 29 Cfr. Folio 130 30 Cfr. Folios 136 a 138 31 Cfr. Folios 154 a 180 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Número único de radicación: 110001032400020140037000 un nombre propio […]”32, exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Audiencia Inicial

11. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda, la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 de la Ley 1437, se llevó a cabo el 28 de julio de 201733, en donde se reanudó el proceso y se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si por la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedición de las resoluciones números 50853 de 28

de agosto de 2012 y 1055 de 17 de enero de 2014, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA BOGOTÁ (hoy S.A.S.) y se concedió el registro de la marca mixta R RADA CASSAB, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, en el sentido de confirmarla, llegaron a quebrantar los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto presuntamente: (i) Se desconoció que la marca mixta R RADA CASSAB no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica necesarios para que sea procedente su registro. (ii) Se desconoció que la marca mixta R RADA CASSAB es similarmente confundible con las marcas RADA, TE DEL DR.

RADA, RADA AESTHETIC & SPA, MÉTODO [RADA] UN ESTILO DE VIDA,

SERGIO ALEJANDRO RADA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA, SERGIO RADA AESTHETIC & SPA y SERGIO ALEJANDRO RADA ESTÉTICA TOTAL, marcas registradas a nombre de la sociedad RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA BOGOTÁ (hoy S.A.S.) para distinguir productos comprendidos en las Clases 3, 25, 29 y 30 y servicios de las

Clases 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. (iii) Se desconoció 32 Cfr. Folio 164 33 Cfr. Folios 191 a 198. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Número único de radicación: 110001032400020140037000 que los elementos comunes y descriptivos que hacen parte de las marcas no pueden incluirse en el cotejo marcario […]”, fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia, iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, teniéndose como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó, a la parte demandada, allegar certificados de vigencia y titularidad de los registros marcarios mencionados en la fijación del litigo cuyo titular es la parte demandante, iv) luego de lo cual y, como quiera que sólo se decretaron pruebas documentales, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y, v) finalizó la audiencia indicando que “[…] en aras de garantizar el derecho de contradicción, se ordena que una vez sea allegada la información solicitada, por la Secretaría se corra traslado a las partes por el término de tres (3) días para que manifiesten lo que consideren pertinente […]”.

Audiencia de pruebas

12. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

13. Visto el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 201834 consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario celebrar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, se ordenará la presentación por escrito de los alegatos, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto. Dentro del mismo término, podrá el Ministerio Público presentar concepto si a bien lo tiene […]”.

14. Dentro del término legal, la parte demandante, la parte demandada y el tercero con interés reiteraron los argumentos de nulidad expuestos en la demanda y en las contestaciones a la misma. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 34 Cfr. Folio 263

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

Número único de radicación: 110001032400020140037000

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

15. Vistos el artículo 149 numeral 8.º 35 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 136 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200337, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala

es competente para conocer del presente asunto.

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 04IP-2016 de 5 de septiembre de 2016; vii) el marco jurídico y jurisprudencial relativo a marcas que incluyen nombre propios; y viii) el análisis del caso concreto.

17. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite.

Cuestión previa

18. Mediante escrito de 30 de noviembre de 201738, el señor Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en numeral 3.º del artículo 13039 de la Ley 1437 de 2 de julio de 2011; al respecto, la Sala se pronunció por auto proferido el 12 de diciembre de 2017, en el sentido de 35 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad

industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 36 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 37 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 38 Cfr. Folio 272. 39 “[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

Número único de radicación: 110001032400020140037000 declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero, al encontrar que se cumplían los requisitos establecidos en la ley.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. Resolución núm. 50853 de 28 de agosto de 201240, mediante la cual la Directora de Signos Dist