SIC - Resolucion 748 de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 1 de 20 Por la cual se decide una solicitud de registro EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales y, CONSIDERANDO Que por escrito presentado el día 15 de septiembre de 2022, HIT BRANDS, S.A., solicitó el registro de la marca1 (figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza2. Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 974, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED presentó el día 31 octubre de 2022 escrito de oposición al registro de la clase 25 solicitada con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos: “(…) Por tanto, deben concurrir dos causales para aplicar la causal de irregistrabilidad en mención, que corresponden en primer lugar a la semejante composición de las marcas, y en segundo lugar, que entre las mismas exista relación o conexidad entre los productos y/o servicios a distinguir por cada una de ellas, condiciones que se ajustan plenamente al presente caso, y que evidencian la falta de distintividad de la actual solicitud de registro FIGURATIVA debido a su imposibilidad de identificarse con un origen empresarial distinto al de la marca FIGURATIVA.

3. ARGUMENTOS DEL OPOSITOR 3.1. Fama e historia - notoriedad El diseño de verificación cruzada de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED es un signo notoriamente conocido no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. REEBOK INTERNATIONAL LIMITED es mundialmente conocida por su marca notoria del

3.1. Fama e historia - notoriedad El diseño de verificación cruzada de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED es un signo notoriamente conocido no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. REEBOK INTERNATIONAL LIMITED es mundialmente conocida por su marca notoria del diseño de verificación cruzada, siendo un elemento exclusivo de mi representada que le permite al público diferenciar los distintos productos que esta empresa comercializa. Como se puede observar, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED no solamente emplea el diseño de verificación cruzada a la expresión “REEBOK” sino que las utiliza sin esta palabra para identificar prendas, zapatos y elementos deportivos, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. En relación con la publicidad, eventos y promoción de las marcas del diseño de verificación cruzada notoriamente conocidas por el consumidor medio, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED se participa (y ha participado) en partidos de fútbol y otros espectáculos, promocionando diferentes deportistas y artistas, y lanzando anuncios todos los años con sus marcas, como se puede observar en los siguientes ejemplos (…) 1 2 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 2 de 20 Confundibilidad de las marcas comparadas Ahora analicemos la marca solicitada a registro: Tenemos los siguientes elementos en común: • Una línea curva que inicia al lado inferior izquierdo y termina al lado superior derecho. • La línea es ancha al lado izquierdo y se vuelve más estrecha al llegar al punto al lado derecho. • El lado izquierdo es recto (como si fuera cortada horizontalmente) y el lado derecho es puntudo • Sobre la línea curva se cruza antecitos de la mitad de esta en un grado de 90 una

derecho. • El lado izquierdo es recto (como si fuera cortada horizontalmente) y el lado derecho es puntudo • Sobre la línea curva se cruza antecitos de la mitad de esta en un grado de 90 una línea de la mitad de la longitud de la línea curva. • Ambas marcas están en blanco-negro.

Las diferencias secundarias son: • Que la línea que cruce la línea curva en el signo solicitado va por debajo de la línea larga mientras en las marcas de mi cliente pasa por encima. • Que la línea que cruce la línea curva en el signo solicitado mantiene el mismo ancho mientras la de las marcas de mi cliente está más ancho en la parte superior que en la parte interior. • Que las marcas registradas cuentan con otra línea curva debajo de la línea curva central. Esta línea adicional se una con la central al lado superior derecho.

Para evidenciar lo anterior, incluyo aquí una imagen de los signos comparados (uno encima del otro): 3.2.1. Similitud visual / gráfico Toda vez que los signos comparados coinciden en el uso de elementos figurativos arbitrarios similares, esto es, la línea curva que está cruzada por una línea más corta antecitos de la mitad, no logran ser derroteros suficientes para desvirtuar las semejanzas evidenciadas dentro del presente análisis. Hay que resaltar que la marca solicitada carece de elementos adicionales nominativos o gráficos que logren ser determinantes dentro del conjunto marcario para permitir su diferenciación e individualización de las marcas fundamento de la oposición. Por su parte, la sociedad HIT BRANDS, S.A., solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para identificar los siguientes productos en la Clase 25 Internacional:

diferenciación e individualización de las marcas fundamento de la oposición. Por su parte, la sociedad HIT BRANDS, S.A., solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para identificar los siguientes productos en la Clase 25 Internacional: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.”. Como se puede apreciar, la identidad entre los productos identificados por los signos en conflicto no se limita al hecho de que los mismos pertenezcan a la misma Clase Internacional. Más allá, se observa que la marca solicitada a registro pretende distinguir productos que ya están cubiertos por la marca registrada por mi poderdante. Teniendo en cuenta que dichos productos tienen la misma finalidad, son del mismo género, son intercambiables, complementarios y sustituibles, se comercializan y publicitan a través de los mismos canales y establecimientos, se hace evidente que se trata de los mismos productos y que por ende entre ellos existe conexión competitiva. Por todo lo anterior, es evidente que la coexistencia del signo FIGURATIVA del solicitante y las marcas de mi cliente genera una relación competitiva que aumenta el riesgo de confusión y/o asociación frente a un consumidor medio. Para el caso concreto, es evidente el riesgo de confusión directo e indirecto que puede generarse si se concede el registro de la marca FIGURATIVA de la referencia, debido a la similitud entre las marcas confrontadas, un consumidor podría adquirir el producto del solicitante, de manera equivocada, pensando que se trata de un artículoResolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 3 de 20 relacionado con las marcas notorias de mi representada, y asociarlo erróneamente con la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, sin que esto sea cierto.

Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 3 de 20 relacionado con las marcas notorias de mi representada, y asociarlo erróneamente con la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, sin que esto sea cierto. En virtud de lo anterior, el signo figurativo solicitado es irregistrable por cuanto se encuentra incurso en las causales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

7. PRÓRROGA DEL TÉRMINO PARA PRESENTAR PRUEBAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 inciso segundo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, le solicitamos nos sea otorgado el término de 30 días adicionales para allegar las demás pruebas que sustentan la presente oposición. Para este efecto, con el pago de las tasas oficiales por la presentación de esta oposición, también adjuntamos el pago de las tasas oficiales por concepto de prórroga de términos legales (…)”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, HIT BRANDS, S.A., no dio respuesta a la oposición formulada. Que mediante complemento de información radicado el día 19 diciembre de 2023, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED presentó las pruebas que sustentan la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad. Causales de irregistrabilidad en estudio Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Concepto de la norma De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero 3, 3 •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. •En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. •Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de

asociación. •Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 4 de 20 esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada4. Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor. De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. Concepto de la norma De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos. El segundo supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto 4 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración

al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 5 de 20

provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 5 de 20 de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario. Así, es necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción5, imitación6, traducción7, transliteración8 o transcripción9, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros. En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección. Signo notorio La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

dicha calidad y su especial protección. Signo notorio La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente10. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado. Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor 5 Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

6Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es. 7 Traducir.(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es. 8 Transliterar.(De transy el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es. 9 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la

Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es. 10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 6 de 20 que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo. Sector pertinente En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes: “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que: “para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una

Criterios para determinar la notoriedad A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;Resolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 7 de 20 g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por

g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486. Identidad o Semejanza de los signos La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual. Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o

Identidad o Semejanza de los signos La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual. Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante. La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles. La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. El riesgo de confusión o de asociación El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera unResolución N° 748 Ref. Expediente N° SD2022/0095372 Página 8 de 20 producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un

se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho 11 que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido

notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”12

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, c