SIC - Sentencia Rad.15-292200 de 2017

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 15 - 292200

Fecha de la providencia: 02/02/2017

Tipo de proceso: Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y por competencia desleal

Demandante(s): INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. –

BODYTECH S.A.

Demandado(s): PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Reboyedo

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. – BODYTECH S.A. (en adelante BODYTECH), indicó que participa en el mercado de la prestación de servicios en recreación, deporte y específicamente, aquellos que se prestan a través de establecimientos de comercio denominados como gimnasios o centros médicos.

2. Indicó el extremo activo que, es titular de la marca BODYTECH para identificar productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 38, 41, 42 y 44, de la Clasificación Internacional de Niza, marca que ha sido reconocida como “notoria” mediante las Resoluciones número 45641 del 30 de agosto de 2010, 1º de diciembre de 2014 y 28 de julio de 2015. Aunado a lo anterior, la parte demandante afirmó ser titular del nombre y la enseña comercial BODYTECH.

3. Afirmó la sociedad demandante que, la demandada, PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE, propietaria del establecimiento de comercio “FITNESS BODYTECH”, utilizó la expresión

“BODYTECH” para identificar su establecimiento de comercio FITNESS BODYTECH y, además, que comercializó y publicitó sus servicios a través de la página web "www.fitnessbodytech.wix.com/fitnessbodytech", sin autorización de la sociedad demandante BODYTECH.

4. Así mismo, la sociedad demandante indicó que la demandada aplicó sin autorización, la expresión BODYTECH en volantes y demás medios de publicidad escrita, sobre productos y máquinas de gimnasios, vinculados a los servicios para los cuales la demandante ha registrado su marca, como también en envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

5. De la misma manera, adujo el extremo demandante que la demandada aplicó e introdujo en el mercado, signos distintivos idénticos -conceptual y ortográficamentea su marca registrada nominativa y mixta, la cual era notoria, generando un riesgo de confusión directo e indirecto, haciendo pensar que entre BODYTECH y FITNESS BODYTECH existió alguna relación o vinculación.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: La sociedad accionante solicitó que se declare que la demandada incurrió en las infracciones de los literales a), d) y e), del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Aunado lo anterior, solicitó de forma subsidiaria la configuración de las conductas descritas en los artículos 10º (confusión) y 15 (Explotación de la reputación ajena) de la Ley 256 de 1996.

TEMAS LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA (INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL) –Acreditación.

El artículo 238 de la Decisión Andina 486 del 2000, establece sobre la legitimación de las partes

lo siguiente: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.” Así las cosas, la demandante se encuentra debidamente legitimada pues de conformidad con los certificados de inscripción de actos en el registro público de la propiedad industrial, es la titular de las marcas mixta y nominativa “BODYTECH”, registradas para las clases 16, 25, 28, 38, 41, 42 y 44, de la Clasificación Internacional de Niza.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA (PROCESO POR COMPETENCIA DESLEAL) – Acreditación/ ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 256 DE 1996 - Probados.

En este caso, está acreditado que la prestación de servicios de gimnasios por parte de BODYTECH, es un acto realizado en el mercado con una finalidad concurrencial. También, se encuentra acreditado que las partes participan en ese mercado y que los efectos de ese comportamiento, se materializó en el mercado colombiano, punto sobre el que, valga agregar, no hubo discusión alguna en el curso del proceso.

Legitimación por Activa: La sociedad demandante BODYTECH, se encuentra legitimada por activa pues acreditó su participación en el mercado de la prestación de servicios de gimnasios en el país y sus intereses económicos, podrían resultar afectados con el actuar de la demandada PAOLA ANDREA ARIAS

MONTEALEGRE.

Legitimación por pasiva: La parte demandada PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE, se encuentra legitimada para

soportar las consecuencias del presente litigio, pues según lo manifestado por la sociedad demandante BODYTECH en el escrito de demanda, el uso infractor que ha realizado la demandada de sus signos distintivos se hizo contrariando la buena fe comercial, incurriendo en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 7, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996.

TITULATIDAD DEL NOMBRE Y LA ENSEÑA COMERCIAL POR PARTE DEL DEMANDANTE –

Acreditado. Recuérdese que, acorde con los artículos 190 y 191 de la Decisión Andina 486 de 2000, respectivamente: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” y, que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina, cuando cese el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. En el presente caso, el uso de la enseña comercial por parte de la demandante en relación con la expresión BODYTECH, cuya protección judicial ha sido solicitada, también se encuentra debidamente acreditado, esto con las pruebas documentales allegadas al proceso las cuales, dan cuenta que el aludido uso ha sido: personal, pues lo ha hecho quien reclama la protección del derecho; público, pues ha trascendido su esfera personal hasta llegar a la relación con terceros; ostensible, pues ha trascendido hasta la esfera del mercado estando a disposición de los consumidores, y; continuo, en la medida que no ha tenido interrupción en el tiempo desde el momento en que se ha realizado, esto es por lo menos desde el año 2008.

Lo anterior, ha sido corroborado especialmente con las documentales allegadas al expediente, las cuales, muestran el uso de la enseña comercial en la publicidad de los establecimientos de comercio de la demandante, entre los años 2008 y 2010, tal como lo indicó en la Resolución 45641 emitida el 30 de agosto de 2010.

CONSECUENCIAS PROCESALES DE LA NO CONTESTACIÓN EXPRESA A LOS HECHOS DE LA DEMANDA – Artículo 97 del C.G.P.

En efecto, la falta de contestación expresa a los hechos 1 a 7.3, 9 a 15, y 18 a 21 de la demanda original y 19 a 29 del escrito de la demanda subsanada le acarrea a la demandada, en los términos del artículo 97 del Código General del Proceso, circunstancias que harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión. En el caso concreto, como consecuencia de la sanción descrita, se tiene por cierto que la expresión BODYTECH está siendo usada por la demandada para ofrecer servicios idénticos que protege la marca de la demandante. Así mismo, se tiene por cierto que existe similitud entre las marcas y nombre comercial de la sociedad demandante con el signo usado por la pasiva, lo que constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial derivados de la marca BODYTECH de la sociedad demandante. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LITERAL D)- Literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, jurisprudencia, configuración. En primera medida, el despacho debe indicar que, las pruebas aportadas en el proceso dan

cuenta de que la demandada anuncia al público su actividad comercial a través de su página web, en la cual, se pudo observar el uso del signo BODYTECH dentro de la expresión 'FITNESS BODYTECH. Lo anterior, acredita sumariamente que la demandada está haciendo un uso infractor de la expresión BODYTECH, circunstancia que conlleva a que se presente el riesgo de confusión respecto del signo “BODYTECH”, propiedad de la sociedad demandante. Cabe agregar, que lo anterior fue reconocido por la demandada, al absolver el interrogatorio practicado en la audiencia celebrada el 19 de enero de 2017, en la que manifestó que era la propietaria del establecimiento de comercio FITNESS BODYTECH, tal como aparece en el certificado de matrícula de persona natural aportado con la demanda. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, pero especialmente lo relativo al literal d), que permite a los titulares de las marcas, impedir a los terceros: “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” Para el presente análisis, lo primero que debe resaltarse es que estamos frente a un cotejo entre dos signos mixtos, por ello, de acuerdo con lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo primero que se debe determinar es cuál es el elemento característico

de los signos y después proceder al cotejo. En este mismo sentido, señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 17IP-2013, lo siguiente: “Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.” En el presente caso, el elemento característico del signo denunciado como infractor es sin duda el denominativo, por cuanto su parte figurativa se trata de una característica abstracta, que no genera ningún impacto que supere aquel generado por su elemento denominativo que por ello, termina siendo el de mayor recordación, como lo impone la regla general en este tipo de situaciones. Ahora bien, a pesar de que el signo distintivo de la sociedad demandante contiene un elemento gráfico, lo cierto es que su elemento característico es el denominativo, pues su parte figurativa no genera ningún impacto de recordación mayor al generado por su elemento denominativo. Sobre lo antes analizado, el despacho debe tener en cuenta que, para resolver el conflicto puesto en conocimiento a esta autoridad, se deberá realizar el análisis en relación con las expresiones denominativas “BODYTECH” (siendo esta la marca en titularidad de la accionante) y "FITNESS BODYTECH" (siendo esta la expresión utilizada en el comercio por la accionada).

Pues bien, al cotejar ambas expresiones, se encuentra que las dos expresiones son casi idénticas, pues la única diferencia es la palabra “FITNESS" que se usa al inicio del signo denunciado como infractor. En lo demás no existe diferencia alguna en los signos. De acuerdo con los lineamientos que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen unos criterios a seguir para hacer un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos. En el proceso 178-IP-2015, explicó el Tribunal que debe realizarse un análisis integral de los signos, para determinar la relevancia de sus componentes en conjunto y su incidencia en su distintividad. Dicho análisis, versa sobre los siguientes parámetros: “-Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se debe excluir del cotejo marcario.

• Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario.” Sobre la base de las consideraciones jurisprudenciales, en el caso que ocupa la atención del Despacho, se observa que ambos signos están compuestos de la misma palabra, el del demandante es “BODYTECH” y en el caso de la demandada es “FITNESS BODYTECH”, es decir, usan la misma palabra y por lo tanto, el signo de la demandada no genera una diferencia relevante desde el punto de vista distintivo, especialmente porque la palabra FITNESS está asociada precisamente al segmento de mercado de los gimnasios y ello, podría considerarse como la forma natural de anunciar un establecimiento de esta categoría.

De esta manera, como resultado del cotejo, es posible afirmar que se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca registrada en la clase 41, pues la similitud de los signos puede generar un riesgo de confusión entre los consumidores. En efecto, en cuanto a la marca mixta “BODYTECH” registrada en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la demandada usa un signo similar a ese registro para anunciar servicios similares a los amparados. Sobre el punto, la demandada ofrece servicios de gimnasio, al tiempo que el registro de la demandante ampara los servicios que comprenden: “(41) servicios

de gimnasio, servicios prestados por personas o instituciones para desarrollarlas facultades mentales y corporales…”. Pues bien, por todo lo expuesto y, considerando que la demandada utiliza un signo similar al de la demandante para la promoción de servicios que tienen relación con los registrados para la clase 41, es dable afirmar que con ello se genera un riesgo de confusión y/o asociación con el titular del registro, en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, con lo cual, se configura el primer requisito expuesto por el Tribunal. Ahora bien, en cuanto al riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que en materia marcaria, la similitud entre dos signos puede llevar a dos tipos de confusión, esto es, la confusión directa y la confusión indirecta. La primera, se caracteriza por el vínculo de identidad o semejanza que conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado, bajo la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un nexo entre los productos y/o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. AI respecto puede consultarse el proceso Nº 003-IP-2005. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es dable afirmar que a la luz de la normativa analizada, existe un riesgo de confusión directa, toda vez que los consumidores pueden adquirir los servicios prestados por la demandada PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE, a través de su establecimiento de comercio, bajo la falsa creencia de que se trata de los servicios de la

sociedad demandante, titular de los derechos de propiedad industrial en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Por las razones expuestas, este Despacho declarará la comisión de la infracción alegada, y como consecuencia de ello, accederá de manera parcial a las pretensiones principales de la demanda, imponiendo la consecuente condena en costas y perjuicios a cargo de la parte demandada. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LITERAL E) – Literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, no configuración. Dado que la sociedad demandante en la pretensión tercera principal solicitó que se declare la infracción del literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, basta indicar que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno, como quiera que las pruebas aportadas dan cuenta de un reconocimiento de notoriedad de la marca BODYTECH para el periodo comprendido entre el año 2008 y enero de 2015 (Resoluciones 45651 de 2010, 75224 y 75225 de 2014, 37842 de 2015 y 8740 de 2016), en tanto que, de acuerdo con el material probatorio, especialmente la declaración rendida bajo juramento por la demandada, la infracción se cometió entre el mes de marzo de 2015 y el mes de mayo de 2016; es decir, la notoriedad de la marca de la demandante no había sido reconocida durante el periodo en que se realizó el uso infractor. En todo caso, en el expediente no hay elementos de juicio para afirmar que a pesar de lo anterior, la marca BODYTECH tuviera esa connotación para dicha época. Así mismo, téngase en

cuenta que tal declaración de notoriedad de una marca, no resulta propia de este tipo de acciones. En otras palabras, en este tipo de acciones técnicamente lo que se declara es la comisión de la infracción y no la existencia de los derechos de propiedad industrial.

PERJUICIOS POR INFRACCIÓN DEL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – No procedencia.

En relación con la pretensión quinta principal, en lo que atañe exclusivamente a la indemnización por la infracción a los derechos de propiedad derivados del nombre y enseña comercial de BODYTECH, será denegada por dos razones: La primera, por cuanto al subsanar la demanda, se indicó por la demandante: “ratifico para subsanar que respecto de la extensión de la pretensión económica solicitada, me acojo al sistema de indemnizaciones preestablecidas que trata el Decreto 2264 de 2014”, cuando es bien sabido que dicha modalidad indemnizatoria aplica únicamente en los casos de infracción marcaria, de acuerdo con el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 de 2015, por Io cual no resulta aplicable para el tema en comento. La segunda, establecido Io anterior, resulta claro que para acceder a la pretensión indemnizatoria elevada, la demandante debía acogerse al sistema tradicional de indemnizaciones, para lo cual, debía cumplirse la regla prevista en el artículo 206 del Código General del Proceso. Sobre tal aspecto, hay que dejar claro que si bien se realizó el juramento estimatorio en cumplimiento a Io ordenado en el auto inadmisorio, ello tuvo lugar para lo relacionado con la pretensión quinta subsidiaria (aspectos de la competencia desleal), mas no

para lo referido a la propiedad industrial. ACTOS DESLEALES – No pronunciamiento. En cuanto a las pretensiones subsidiarias referidas a la declaratoria de los actos de competencia desleal previstos en los artículos 7, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, no habrá pronunciamiento alguno, teniendo en cuenta la prosperidad de las pretensiones principales en materia de propiedad industrial.

INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL – Procedencia/ CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO - Decreto 1074 de 2015.

Resta a este Despacho hacer la correspondiente cuantificación de la indemnización. Para tal fin, el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015 establece lo siguiente: "Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada cómo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca." Así mismo, el parágrafo de la referida norma indica que “Para cada caso particular el juez ponderara y declarara en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización

teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.” Partiendo de la anterior norma, el Despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización: En primer lugar, que el uso infractor que se evidenció en este proceso se limitó geográficamente a la ciudad de Palmira. En segundo Iugar, que el uso infractor se realizó únicamente para la prestación de servicios en un único establecimiento de comercio para los servicios específicos de gimnasio y, además, la infracción comprendió tan solo una parte de los servicios para los cuales se encuentra registrada la marca mixta BODYTECH (clase 41), pues como se pudo ver, la infracción no comprendió, entre otros, servicios de agencias de recreación y turismo, seminarios y eventos educativos; sino que se limitó a identificar servicios de gimnasio. En tercer lugar, la anterior circunstancia por referirse a la amplitud de la infracción, reduce el riesgo de confusión, tal como se advirtió por parte del Despacho al momento de anunciar el sentido del fallo. De acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015, la demandada será condenada a pagarle a la demandante a título de indemnización la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como consecuencia del uso infractor de la marca BODYTECH de titularidad de la demandante.

Elaboró: JJBV

Revisó: AMM