SIC - Sentencia Rad.19-50209 de 2021

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 19 - 50209

Fecha de la providencia: 12/01/2021

Tipo de proceso: Proceso de competencia desleal

Demandante(s): GRASAS S.A.

Demandado(s): PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S.

Juez: Diego Andrés Castillo Guzmán

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante señaló que llevaba más de 70 años en el mercado y su objeto social era la fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución y explotación de toda clase de aceites y grasas comestibles y sus subproductos. Además, tenía la titularidad de la marca nominativa OLIOSOYA, siendo considerada una de las 100 marcas de productos más valiosas de Colombia.

2. Por su parte, la sociedad accionada tenía menos de 4 años en el mercado y en razón a su objeto social se dedicaba a: “A) El comercio al por menor de productos populares tales como aceites, grasas, chocolate, papel higiénico, desechables y todos los que tiene que ver con la canasta familiar. B) Envasar y empacar aceites, grasas, chocolate y otros productos afines”.

Razón por la cual, a partir de la literalidad de su objeto social, la sociedad accionada competía en el mismo sector del mercado de la sociedad demandante.

3. Expresó la sociedad accionante que, para el año 2018, encontró en el mercado un aceite de soya identificado con la marca “OLISOYA”, el cual estaba siendo comercializado por la sociedad demandada.

4. La sociedad demandante señaló que “OLISOYA” era una marca no registrada y que fonética y

gramaticalmente era idéntica a la suya. Además, que el aceite comercializado por la pasiva estaba compitiendo con el suyo, pues ambos aparecían dispuestos en el mismo lineal de un mercado minorista y en similares presentaciones.

5. De esta manera, dijo la sociedad accionante, que acordó con la sociedad demandada que se retiraría del mercado la marca OLISOYA.

6. No obstante, expresó la sociedad demandante, que a la fecha de presentación de la demanda, la sociedad accionada seguía comercializando aceites bajo la marca “OLISOYA”, lo cual a su criterio, violaba el derecho a la libre competencia, así como las normas que protegían la propiedad industrial de GRASAS S.A. y los acuerdos a los que ya había llegado con la sociedad demandada.

PRETENSIONES: Según subsanación hecha a la demanda el 22 de marzo de 2019 las pretensiones quedaron

así:

1. Que se declare que PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A. incurrió en el acto de confusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

2. Que se declare que PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A. incurrió en el acto de engaño, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996.

3. Que se declare que PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A. incurrió en el acto de explotación de la reputación ajena, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

4. Que se declare que PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A. incurrió en actos de competencia desleal, al ir en contravía de la cláusula de prohibición general establecida en el artículo 7 de

la Ley 256 de 1996”.

5. Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene a PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A. a cesar, con efectos inmediatos, el uso de la marca “OLISOYA” en el mercado.

6. Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene a PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A. retirar del mercado todos los productos identificados con la marca “OLISOYA” y destruir todo material de empaque primario o secundario, así como cualquier otro documento identificado con dicho signo.

7. Que se condene en costas y agencias en derecho a PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.” TEMAS ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL Y ACCIÓN POR INFRACCIÓN A DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL – Conceptualización. Manifiesta el despacho que el titular de derechos de signos distintivos que estén siendo reproducidos, imitados, o utilizados indebidamente, y sin autorización, cuenta con dos sistemas diferentes de protección con miras a reprimir las distintas conductas, estos son: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial. Acciones que por estar dirigidas a tutelar bienes jurídicos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión sea acogida. Así las cosas, la tutela de las normas sobre propiedad industrial generan una protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeto a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad. Es decir, es una protección consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes que puede ser entablada contra cualquier imitador sin tener que probar otras

circunstancias, más allá de la existencia de la lesión del derecho. De manera que, como el sistema de protección está orientado a materializar el ius probendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar: i) la existencia del derecho infringido; y ii) la infracción de tal derecho que tiene lugar cuando los terceros realizan conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de este derecho. Por otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad de la competencia están encaminadas a garantizar la libre y leal competencia económica. Con esta protección, se busca asegurar que los participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta contemplados en los artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996. En consonancia con lo anterior, expresa el despacho que la utilización indebida de un signo distintivo, no es suficiente por sí misma para configurar el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial. Por lo que, el despacho debe poner de presente que las conductas desleales se configuran, si el bien de propiedad industrial se usa como medio o instrumento para producir la confusión, hecho que la norma pretende evitar. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Definición, elementos para su configuración, configuración del acto/ CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA – Definición jurisprudencial. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión atenta contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado. Se configura en los eventos en los que se disputa, en dicho

escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen. Aclarando, que para su configuración no es indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir. Agrega el despacho, que los productos distinguidos con el signo en cuestión deben ser: (i) del mismo tipo, vinculados, o de uso complementario; (ii) que hayan sido publicitados a través de los mismos o similares medios; (iii) que se comercialicen mediante canales idénticos, y (iv) que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga una especial grado de atención. Al respecto, el despacho se refiere a dos tipos de confusión reseñados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De un lado, la confusión directa, donde el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro. Y de otro lado, la confusión indirecta, en la cual se presenta el riesgo de asociación, aquel que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios, pero les atribuye en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común. Es decir, el consumidor puede pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenencia al grupo mismo empresarial, entre otros, cuando no es así. En el caso en concreto, el despacho evidenció que la parte demandada comercializaba en el

mercado un aceite de soya bajo la marca OLISOYA. De igual manera, se probó que las etiquetas de OLISOYA compartían una similar grafía con las letras utilizadas en el signo de la sociedad demandante, así como el color rojo. Circunstancias estas que, sumadas a la comercialización de los aceites a través de idénticos canales de comercialización, como son los establecimiento de comercio donde comparten la misma estantería, conllevan a que se presente un insuperable riesgo de confusión en los consumidores. En conclusión, el despacho encuentra que la conducta desarrollada por la pasiva de comercializar un producto bajo la marca OLISOYA, constituye la comisión del acto desleal de confusión. ACTO DESLEAL DE ENGAÑO – Definición, elementos para su configuración, no configuración del acto desleal. Según el artículo 11 de la Ley 259 de 1996 “se considera desleal toda conducta que tenga por objeto, o como efecto, inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno”. De esta manera, se presume desleal la utilización, la difusión de indicaciones, las aseveraciones incorrectas o falsas, y cualquier otro tipo de práctica que sea susceptible de inducir en error a las personas a las que se dirige. Es decir, se requiere, al menos, la potencialidad del comportamiento inductivo del autor para que provoque una reacción entre los consumidores con base en información que no corresponde a la verdad. Para el caso en concreto, el despacho no evidenció la realización del acto de engaño por parte de la sociedad demandada. Lo anterior, debido a que, acorde con los hechos de la demanda y

las pruebas aportadas, la sociedad demandada no realizó ningún tipo de conducta dirigida a generar al consumidor una idea errónea respecto del producto comercializado por ella, o por la sociedad demandante. Los comportamientos de la sociedad accionada estuvieron dirigidos a reproducir aspectos característicos de los medios formales de identificación de los aceites, no a aspectos del producto, por lo que, no se encuentra probado el engaño y se desestimará la solicitud de declaración en torno a esta conducta. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – Definición, elementos para su configuración, no configuración del acto desleal. De conformidad con el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 “se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”. Seguidamente, el inciso 2 de la norma en mención establece “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares". Así, para efectos de precisar el contenido del acto desleal en estudio, debe entenderse que la reputación de un participante en el mercado se materializa mediante el buen nombre y prestigio que tiene un establecimiento de comercio frente al público en general. Es el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones de toda

clase, aunada a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona. Al respecto, precisa el despacho que la utilización de los signos distintivos para la configuración del acto de explotación de la reputación ajena está sujeto a que se acredite la reputación del titular del signo; situación que en el presente caso no se demostró. Además de lo anterior, tampoco se probó que la parte demandada haya explotado la presunta reputación de la sociedad demandante con el fin de sacar una ventaja económica. Por lo anterior, la pretensión encaminada a la declaración de esta conducta no tendrá vocación de prosperar. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL – Definición, no violación. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, la cláusula general de competencia desleal, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de deslealtad de la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos que están destinados a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse en los tipos contemplados entre los artículos 8 y 19 de la Ley 256 de 1996. Circunstancia de la que se deriva que si los comportamientos aducidos como desleales son susceptibles del análisis bajo los tipos específicos, no puede llevarse a cabo un nuevo análisis mediante la aplicación contenida en el artículo 7 de la citada Ley. Acorde con lo expuesto, manifiesta el despacho que las imputaciones formuladas para soportar

la acusación de esta conducta, son las mismas en que se basó la sociedad demandante para motivar los actos desleales anteriormente estudiados. Por lo tanto, no se está alegando la configuración de una conducta desleal especial, ni diferente de las demás conductas desleales plasmadas en la Ley 256 de 1996, razón por la cual, no se evidencia la configuración de esta conducta a partir de los supuestos que establece la norma que aquí se analiza. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES – Falta de competencia de la SIC. El despacho advierte que en el presente caso existe un incumplimiento privado de una de las sociedades. Sin embargo, sobre este aspecto la SIC no tiene competencia alguna para analizarlo, en tal sentido, la pretensión tendiente a la declaración de esta conducta no será acogida.

Elaboró: ACSB