SIC - Sentencia Rad.15-277400 de 2017

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 15 - 277400

Fecha de la providencia: 28/03/2017

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): PERFUMES Y MARCAS EL MEJOR PERFUME S.A.S.

Demandado(s): YO QUIERO UN PERFUME S.A.S.

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. PERFUMES Y MARCAS EL MEJOR PERFUME S.A.S. (en adelante EL MEJOR PERFUME), alegó ser una sociedad que está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, siendo CAMILO ANDRÉS BOTERO RUÍZ su propietario y representante legal.

2. EL MEJOR PERFUME señaló que en septiembre de 2013, llegó a un acuerdo comercial con MIGUEL TOVAR, representante legal de YO QUIERO UN PERFUME S.A.S. (en adelante YO QUIERO UN PERFUME), para la prestación del servicio técnico, de diseño y de programación de la página web de la sociedad demandante www.elmejorperfume.com, por lo que, la programación, control y desarrollo de esa página web quedaría a cargo del demandado.

3. EL MEJOR PERFUME manifestó que el acuerdo estuvo vigente desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015, cuando ocurrió la terminación unilateral del acuerdo por parte de

MIGUEL TOVAR.

4. EL MEJOR PERFUME informó que puso a disposición de MIGUEL TOVAR con ocasión de la labor contratada, toda su experiencia, pericia y conocimiento en el mercado de la perfumería. Así como todo el conocimiento de marcas, precios, preferencias, artes,

referencias y posicionamiento de dichas marcas de perfumes en el mercado, adquirido en el ejercicio del comercio a través del sitio web de su propiedad, es decir, de www.elmejorperfume.com.

5. Indicó la sociedad demandante que desde mayo de 2015 observó un descenso en sus ventas, lo cual le generó perjuicios como la cancelación de contratos de prestación de servicios técnicos de embalaje y entrega de encomienda a algunos de sus contratantes.

6. Por lo anterior, EL MEJOR PERFUME señaló que en el proceso de buscar la razón del descenso de las ventas, esta sociedad se percató de la existencia de la sociedad YO QUIERO UN PERFUME, la cual tenía características similares en el diseño y operación de la página web denominada www.elmejorperfume.com.

7. Se dijo en la demanda que MIGUEL ÁNGEL TOVAR, registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad YO QUIERO UN PERFUME, desde el 22 de junio de 2015, con iguales características a las de la sociedad EL MEJOR PERFUME en su diseño y objeto social.

8. Que, YO QUIERO UN PERFUME envió correos a los clientes de la sociedad demandante, haciéndolos incurrir en error frente a la venta de sus productos. De esta manera, se afirmó que dicho correo tenía el propósito de que los usuarios creyeran que estaban comprando los

productos de EL MEJOR PERFUME.

9. EL MEJOR PERFUME argumentó que, el 21 de octubre de 2015, como consecuencia de lo anterior, solicitó el registro de su marca y la inscripción en el Registro Público de Propiedad Industrial de Marcas del signo www.elmejorperfume.com.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. EL MEJOR PERFUME solicitó que se declarara que la sociedad YO QUIERO UN PERFUME incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley 256 de 1996 y, como consecuencia de lo anterior, se le condene a la sociedad demandada pagar a favor del extremo demandante la indemnización de perjuicios y los intereses de mora causados.

2. Que se le ordene a YO QUIERO UN PERFUME, cesar de inmediato los actos de competencia desleal y, el uso y explotación comercial de la página YO QUIERO UN PERFUME.

3. Que se declare que la página web de YO QUIERO UN PERFUME es de propiedad exclusiva de

EL MEJOR PERFUME.

TEMAS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 256 DE 1996 Y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

ACTIVA – Acreditación. En el presente asunto se encuentran superados los ámbitos de aplicación, consagrados en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 de 1996. En ese mismo sentido, está satisfecha la legitimación de las partes, consagrada en los artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996, pues sobre estos aspectos no hubo discusión. NO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – Consecuencias procesales/ HECHOS PROBADOS – Confesión ficta, documentales, testimonios. El artículo 97 del Código General del Proceso señala que, en el evento de falta de contestación de la demanda, se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la

demanda. En el presente caso, la sociedad accionada no ejerció la contestación de la demanda, por lo que, se tendrán como ciertos y probados los siguientes hechos:  EL MEJOR PERFUME es una sociedad dedicada a la comercialización de perfumes, a través de su página web www.elmejorperfume.c om , según se puede establecer de los interrogatorios de parte, del certificado de existencia y representación legal, de los correos electrónicos y de la declaración de los testigos.  Se tiene por probado que para la creación del sitio web www.elmejorperfume.com, la sociedad demandante usó los servicios de técnico, diseñador y programador de páginas web de MIGUEL ÁNGEL TOVAR en su calidad de propietario y representante legal de la empresa accionada YO QUIERO UN PERFUME.  Una vez diseñada la página web, MIGUEL ÁNGEL TOVAR fue designado como webmaster encargado de programación, control y desarrollo de la página web en comento desde septiembre de 2013. Por lo anterior, se le entregó plena confianza para su administración.  Que en mayo de 2015, MIGUEL ÁNGEL TOVAR terminó unilateralmente su contrato.  Que MIGUEL ÁNGEL TOVAR no tenía conocimiento sobre el comercio de marcas, precios, preferencias, artes y referencias del mercado cuando empezó a trabajar con EL MEJOR PERFUME.  MIGUEL ÁNGEL TOVAR tenía conocimiento único y exclusivo sobre las claves de seguridad para obtener acceso al sitio web www.elmejorperfume.com.  MIGUEL ÁNGEL TOVAR constituyó la sociedad YO QUIERO UN PERFUME y diseñó un sitio web a favor de esta sociedad, con características similares en cuanto al diseño y

operación de www.elmejorperfume.com .  Que MIGUEL ÁNGEL TOVAR desde el 22 de junio de 2015, dispuso a su libre voluntad toda la información contenida en el sitio web www.elmejorperfume.com, incluida su base de datos, en beneficio de la sociedad YO QUIERO UN PERFUME.  MIGUEL ÁNGEL TOVAR envió correos desde el portal de la sociedad YO QUIERO UN PERFUME, con información de EL MEJOR PERFUME, de manera que, los clientes de EL MEJOR PERFUME, al revisar los correos podían incurrir en error, ya que estaban bajo la creencia de estar comprando y adquiriendo los productos de la sociedad demandante.  Que los clientes de EL MEJOR PERFUME, expresaron que la página web de YO QUIERO UN PERFUME se ve como una copia de la página web de EL MEJOR PERFUME. DICTAMEN PERICIAL – Acotaciones frente a su valoración judicial. El despacho no tendrá en cuenta las consideraciones hechas por el perito JOAN CARDOSO porque no allegó los documentos que acrediten su idoneidad y experiencia, solo se limitó a indicarla, pero no a acreditarla. Sumado a lo anterior, el perito rindió un informe incompleto por cuanto no se pronunció sobre las bases de datos y backup, siendo estos temas importantes en el proceso. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Definición legal, conceptualización, configuración. El acto desleal de confusión es definido en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 como: “ARTÍCULO 10º. ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994,

se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. Este acto desleal atenta contra el interés de los consumidores, consistente en garantizar a los consumidores su capacidad decisoria y volitiva a la hora intervenir en el mercado. Concretamente, el acto de confusión se configura en los eventos en que se ejecuta en el mercado y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea y precisa para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o los servicios que se le ofrecen, razón por la cual, se puede afirmar que el acto de confusión está ligado con la creación formal de los productos o servicios en el mercado. Asimismo, en este acto se incluye tanto los casos en que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, confusión directa, como los casos de confusión indirecta. De tal suerte que, debido a la forma desleal en que dichos productos se presentan en el mercado, el consumidor puede erróneamente adquirirlos, pensando que está adquiriendo los de otro comerciante. En el presente asunto se pudo demostrar que la demandada YO QUIERO UN PERFUME incurrió en el acto desleal de confusión porque se determinó que la sociedad demandada creó y diseñó un sitio web con características muy similares en cuanto al diseño y operación del sitio de la accionante; lo anterior, conllevaba a que los consumidores pudieran incurrir en error sobre el origen empresarial de los servicios de ambas partes. Además, según los correos electrónicos de diferentes consumidores, ellos al recibir el correo de YO QUIERO UN PERFUME, pensaron que

se trataba de correos enviados por la sociedad demandante. En consecuencia, se declarará probada la comisión de la conducta de competencia desleal de confusión.

ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA - Configuración.

La desviación de la clientela está permitida, debido a que, es el fundamento de la competencia, que las empresas conquisten clientes de otra empresa. Lo que no está permitido es que esa conquista de clientes se haga por medios desleales, deshonestos y contrarios a la buena fe comercial, ética profesional y a las buenas costumbres mercantiles. De esta manera, de las pruebas practicadas es posible establecer que la conducta de la sociedad demandada no fue realizada acorde con los mandatos de honestidad, sinceridad y honorabilidad para conquistar una clientela. Lo anterior, ya que quedó probado que MIGUEL ÁNGEL TOVAR terminó su contrato con EL MEJOR PERFUME y, posteriormente, a pesar de que no contaba con la condición de webmaster del sitio web de EL MEJOR PERFUME, accedió a la página web de esta sociedad para sustraer sus bases de datos y backup. De la misma manera, MIGUEL ÁNGEL TOVAR creó y diseñó un sitio web con características similares al del sitio web de EL MEJOR PERFUME y, además, envió correos a todos los clientes de la sociedad demandante, ofreciendo los servicios de venta de perfumería de YO QUIERO UN PERFUME, haciéndolos inducir en error sobre quién ofrecía los servicios. Por lo tanto, al acceder a la información de una compañía a la que ya no pertenecía y usar sus recursos, tales como bases de datos y backup, el despacho concluye que esta no es una

conducta leal entre los comerciantes que, si bien tienen libre iniciativa empresarial, no pueden valerse de los recursos de otros y del esfuerzo empresarial ajeno para ganar una clientela. Por ello, se declarará que está probado el acto de competencia desleal de desviación de la clientela. ACTO DESLEAL DE ENGAÑO – Definición legal, no configuración. El artículo 11 Ley 256 de 1996 define el acto desleal de engaño como toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las pretensiones mercantiles o el establecimiento ajeno. En el caso en concreto, la acusación no configura el acto desleal de engaño, en tanto que YO QUIERO UN PERFUME no engañó a ninguna persona. El despacho advierte que es diferente que la pasiva tratara de parecerse a la sociedad demandante, al inducir a error sobre las propias prestaciones, es decir, no se engañó al público sobre la calidad de lo ofrecido, porque el producto que se estaba vendiendo era lo mismo, un perfume. El engaño se hubiera podido generar respecto de la calidad de los perfumes y de las características de los mismos, pero eso no sucedió. Por el contrario, el despacho evidencia la creación de páginas web parecidas, donde la accionada tomó la base de datos de EL MEJOR PERFUME y envió un correo haciéndose pasar por esta, lo cual no constituye el acto desleal de engaño. Por las razones expuestas, no se declarará probado el acto desleal de engaño, teniendo en cuenta que ninguna prueba indica que los consumidores tuvieran una idea errada sobre la calidad de los productos de la demandante o sobre la fabricación, importación, producción y

comercialización de los productos que ofrecía el demandado. ACTO DESLEAL DE COMPARACIÓN – Definición legal, no configuración. El artículo 13 de la Ley 256 de 1996 define el acto de comparación en los siguientes términos: “ARTÍCULO 13. ACTOS DE COMPARACIÓN. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni comprobables”. Respecto a este acto, el despacho no lo declarará probado porque las conductas realizadas por la sociedad demandada no acreditan los supuestos de la norma en mención, es decir, YO QUIERO UN PERFUME no comparó nada con el extremo demandante, por el contrario, quería hacerse pasar por él. ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN – Definición legal, conceptualización, no configuración. La acusación de la sociedad demandante se fundó el inciso 2 del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, que dispone: “la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena”. Así las cosas, como lo ha precisado la jurisprudencia y la doctrina, el acto desleal de imitación se proyecta

sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a una creación encaminada a satisfacer una necesidad técnica o estética y que constituye la propia prestación o creación material. De esta manera, la confusión se configura sobre la creación formal y la presente acusación se funda sobre la creación material, por lo que, el comportamiento de la sociedad demandada tendiente a reproducir los elementos formales de identificación, como la forma de su página web, son aspectos que no corresponden con el objeto sobre el cual versa la conducta en estudio. En síntesis, no se declarará probado el acto de imitación, por cuanto la sociedad accionada tomó deslealmente la creación formal de la sociedad accionante, que era la presentación de la página web del negocio y no imitó un perfume, que era la creación material. En consecuencia, no se declarará probado este acto desleal. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – Falta de prueba, no configuración. El despacho no declarará probado el acto desleal de explotación de la reputación ajena porque no está acreditado en el expediente la existencia de una reputación de la sociedad demandante. Y, este acto parte de la existencia de una reputación, por lo que, es necesario demostrar y tener por probada la reputación para que el mismo prospere. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE SECRETOS – No configuración/ SECRETO EMPRESARIAL – Definición doctrinal, elementos característicos, no acreditación en el caso en concreto. Según el artículo 16 de la Ley 256 de 1996 y lo dicho por el profesor José Massaguer Fuentes, el

secreto empresarial es definido como: “El conjunto de conocimientos, informaciones que no son de dominio público, es decir, (secretos), que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción de un servicio o, bien, para la organización y financiación de una empresa, o de una unidad o dependencia empresarial, y que por ello, procura a quien lo domina una ventaja que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”. Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de secreto empresarial para los efectos de la disciplina de la competencia desleal, corresponde a la inclusión de una determinada información que según el artículo 260 de la Decisión Andina 486 del 2000 debe ser: i) secreta, es decir, no conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; ii) que tenga un valor comercial efectivo o potencial, en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia o una ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la tienen o no la conocen, y iii) que ese secreto haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerlas en secreto, razonabilidad, que deberá analizarse teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada caso. En el presente caso, aunque la sociedad demandante no delimitó expresamente cuál es el secreto empresarial que considera violado, el despacho deduce que consiste en la base de datos de los clientes y en el backup de la página web de EL MEJOR PERFUME. En esta medida, si esa información no es de conocimiento público y su naturaleza implica que se encuentre contenida en el sitio web de EL MEJOR PERFUME y que sólo se pueda acceder a ella mediante

una contraseña, el despacho establece que esa información era de carácter secreto. Sin embargo, que la información sea secreta, no significa per se, que esa información otorgue una ventaja a EL MEJOR PERFUME sobre el resto del mercado. De tal suerte que, como no se encuentra demostrado que la información otorgue una ventaja, este acto desleal no será declarado. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS – Definición legal, no configuración. El artículo 18 de la Ley 256 de 1996 señala que “se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”. De esta manera, este acto no reprocha la violación de cualquier tipo de norma, sino la violación de aquellas normas que tengan incidencia en el comportamiento concurrencial de los competidores y que velen por un escenario jurídico en igualdad de condiciones, es decir, no cualquier violación de norma genera una ventaja en el mercado. En el caso en concreto, las normas que alegó como infringidas EL MEJOR PERFUME son los artículos 4 y 20 de la Ley 23 de 1982, los cuales señalan: “ARTÍCULO 4. Son titulares de los derechos reconocidos por la ley: A. El autor de su obra; B. El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; C. El productor, sobre su fonograma; D. El organismo de radiodifusión sobre su emisión. E. Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares, anteriormente citados. F. La persona natural a jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra

científica, literaria o artística, realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta Ley. (…) ARTÍCULO 20.- Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a), y b)”. Al respecto, el despacho señala que las normas citadas como vulneradas no son de aquellas que regulan el comportamiento concurrencial de los competidores en el mercado, toda vez que, son normas de carácter dispositivo y no regulan un comportamiento que deban asumir los competidores. En el caso del artículo 4 en precedencia, dichas normas únicamente disponen quiénes son autores reconocidos por la ley, sin que se regule un comportamiento en el mercado. Asimismo, el artículo 20 dispone lo relativo a quién se entiende como autor, pero tampoco regula un comportamiento de los actores en el mercado; de ahí que, las normas no cumplan con el supuesto de configuración del acto desleal acusado. Por último, para la configuración de este acto se debe probar en qué consistió esa ventaja competitiva significativa, es decir, la accionante debe demostrar que la sociedad demandada al violar los artículos 4 y 20 de la Ley 23 de 1982, ganó mercado en comparación con el extremo

demandante; aspecto que tampoco se encuentra probado. En conclusión, las normas que alegó EL MEJOR PERFUME en su acusación no tienen un factor concurrencial en el mercado que le hayan permitido a YO QUIERO UN PERFUME obtener una ventaja competitiva o significativa, por ende, no se declarará probado el acto de violación de normas.

ACTO DESLEAL DE LA VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL – No configuración.

Este acto no se analizará porque la cláusula general de prohibición se aplica cuando no se haya encontrado probado otro acto de competencia desleal. En esta medida, como en el presente proceso se encontraron probados los actos desleales de confusión y desviación de la clientela, no resulta procedente realizar un análisis del artículo 7 de la Ley 256 de 1996. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – No procedencia. EL MEJOR PERFUME solicitó el reconocimiento de perjuicios por un valor de $26.880.000 e indicó que sus daños se originaron en la comisión del acto desleal de violación de normas. Sin embargo, como dicha conducta no se encontró probada, el despacho no condenará a YO QUIERO UN PERFUME a pagar los perjuicios solicitados.

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD DE LA PÁGINA WEB YO QUIERO UN PERFUME – No prosperidad.

En relación con la pretensión consistente en que se declare que la propiedad sobre la página web de la sociedad YO QUIERO UN PERFUME es de EL MEJOR PERFUME, el despacho advierte que esta pretensión no será declarada, dado que las conductas desleales no radican en la titularidad de la página web, sino en su uso.

Elaboró: ACSB

Revisó: AMM