CE - 6_110010324000200900436001SENTENCIA20221025110412-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 1100103-24-000-2009-00436-00

Demandante: DOW AGROSCIENCES LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL /

PATENTES DE INVENCIÓN / REQUISITOS DE PATENTABILIDAD – NIVEL INVENTIVO Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, y a través de apoderado judicial, instauró la sociedad Dow Agrosciences Llc. en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 43513 de 30 de octubre de 2008 y 10881 de 5 de marzo de 2009, mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO

COMO HERBICIDAS».

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – en adelante CCA., y a través

de apoderado judicial, la sociedad Dow Agrosciences Llc. instauró demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1. Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 3.1.1. Resolución N° 43513 de 30 de octubre de 2008, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió Negar la concesión de privilegio de patente a la invención titulada: “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”. 3.1.2. Resolución N° 10881 de 5 de marzo de 2009, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 43513 de 2008, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa. 1 Folios 29 a 57 y 73 a 141 (reforma de la demanda). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 11001032400020090043600

Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la invención denominada “4AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS” solicitada bajo el expediente administrativo N° 01002407, por cuanto la misma cumple con todos

los requisitos para ser objeto del privilegio de patente. 3.3. Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la asignación e inscripción del Certificado de patente a nombre de la sociedad DOW AGROSCIENCIES LLC, en el Registro de la Propiedad Industrial. 3.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia». I.1.1. Los hechos

2. Los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda son, en síntesis, los

siguientes:

3. El 15 de enero de 2001, la sociedad Dow Agrosciences Llc. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, solicitud de patente para la invención denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS», a la cual le correspondió el expediente administrativo 001002407.

4. Cumplidos los requisitos de forma, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 523 el 27 de diciembre de 2002, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

5. A través del oficio número 3641, notificado por fijación en lista el 22 de marzo de 2007, la SIC puso en conocimiento de la solicitante el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad, mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la SIC determinó que las reivindicaciones de la solicitud no se relacionaban entre sí, integrando un único concepto inventivo; que la novedad del objeto de la solicitud

estaba afectada por la anterioridad US3755338 y que, asimismo, el nivel inventivo estaba afectado por la anterioridad BE788756.

6. El 21 de julio de 2007, la sociedad Dow Agrosciences Llc. dio respuesta a las observaciones, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio y una solicitud divisional compuesta por 9 reivindicaciones, e igualmente expuso los argumentos técnicos que demostraban que la invención cumplía los requisitos de novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades encontradas por la entidad.

7. Mediante oficio número 13516, notificado en lista el 25 de octubre de 2007, la SIC puso en conocimiento de la solicitante un segundo examen de patentabilidad,

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Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a través del cual la División de Nuevas Creaciones consideró: i) que no era posible apreciar claramente el objeto reivindicado; ii) que el nivel inventivo de la invención estaba afectado por las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), y iii) que el procedimiento para combatir plantas y controlar vegetación no deseada de la reivindicación 10 corresponde a los mismos procedimientos utilizados universalmente para la aplicación de este tipo de productos e igualmente se contempla en las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4).

8. El 29 de febrero de 2008, la sociedad Dow Agrosciences LLC., en respuesta a

las observaciones contenidas en el oficio número 13516, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de determinar el alcance de la protección reivindicada y expuso argumentos tendientes a demostrar que la invención no resultaría obvia a partir de la combinación de las anterioridades BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4).

9. El 30 de octubre de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución número 43513, por la cual decidió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS», luego de considerar que el objeto de la solicitud carecía de nivel inventivo; decisión que fue confirmada por el mismo funcionario mediante la Resolución número 10881 de 5 de marzo de 2009.

I.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

10. El apoderado de la sociedad Dow Agrosciences Llc. sostuvo que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, la SIC violó los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y el artículo 35 del CCA; afirmación que sustentó formulando los cargos que se sintetizan a continuación: i) Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consonancia con el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 35 del Código Contencioso

Administrativo

11. Señaló que: «el cumplimiento del requisito de nivel inventivo en la invención “4AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”, es indiscutible porque (i) no existe sugerencia en D1 a D4 (solos o combinados) con respecto a las composiciones (sustituciones) específicas objeto de protección y (ii) las composiciones reivindicadas presentan un efecto sorprendente (sinérgico)».

12. Sostuvo que en los actos acusados no se evaluaron las pruebas y argumentos que demostraban el nivel inventivo de la invención, pese a que se presentaron

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Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oportunamente dentro del trámite de la solicitud, lo cual configura una violación al artículo 35 del CCA.

13. En ese sentido, indicó que, «en respuesta a los exámenes de fondo se presentó un ejemplo comparativo que reporta el efecto sinérgico inesperado del compuesto en el que X = H de la invención “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”, frente al compuesto en que X Cl del estado de la técnica. Tales datos muestran el control de maleza de hoja grande post-emergente como un cálculo comparativo que evidencia la disminución en cantidad de compuesto que se necesita para reducir el crecimiento de la planta en un 80%».

14. Agregó que «los compuestos objeto de la invención “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS” son activos contra malezas en rangos entre 17. 5 y 60 g ai/h; mientras los compuestos del estado del arte solo ejercen un control postemergente en las mismas malezas a 560 g ai/h, dosis considerablemente superior a la de los compuestos reivindicados en la solicitud».

15. Anotó que la diferencia existente entre los componentes (sustituyentes) y las proporciones de la composición reivindicada en la invención «4AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» y las enseñanzas reveladas en los documentos citados como anterioridad en los actos acusados (D1 a D4), pone en evidencia la obtención de manera sorprendente de un efecto no atribuible a las composiciones del estado del arte.

16. Por lo demás, aseguró que la SIC se equivocó al analizar el nivel inventivo de la solicitud de patente, toda vez que citó cuatro (4) documentos como parte del estado del arte más cercano, lo cual es contrario a las reglas del método problema-solución previsto en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, en virtud del cual el análisis debe limitarse «a dos (2) documentos y solamente de manera excepcional a tres (3) cuando dicha combinación ha sido expresamente sugerida en alguno de ellos». Adujo que, por esta razón, la entidad le dio a la solicitante un trato desigual frente a los peticionarios de patentes a los cuales se aplicó el método problemasolución, vulnerando así el artículo 13 de la Constitución

Política.

17. Afirmó que no existe documento alguno del estado del arte que afecte el nivel inventivo de la invención «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» y que, por lo tanto, la decisión de negar el privilegio de patente

infringió el artículo 18 de la Decisión 486. ii) Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política 5

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18. El apoderado aseveró que con la negación de patente para la invención «4AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS» se configuró una violación del artículo 45 de la Decisión 486. En tal sentido, manifestó que: «para efectuar un estudio de patentabilidad que cumpla los fines inherentes a esta etapa sustancial del procedimiento de registro de la patente, el examen de la invención objeto de la solicitud debe ser EXHAUSTIVO, realmente DE FONDO, señalando de forma precisa al solicitante LAS DEFICIENCIAS que encuentra el examinador, quien debe formular TODAS LAS OBJECIONES NECESARIAS para que el peticionario pueda adecuar su solicitud al requerimiento de la autoridad, pues no basta con efectuar una revisión superficial de la invención y señalar someramente que se han detectado deficiencias».

19. Asimismo, destacó que el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y anotó que, por lo tanto, «toda actuación administrativa deberá ser el resultado de un proceso en el que la persona tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones, así como de presentar las pruebas que demuestren su derecho, con plena observancia

de las disposiciones procesales que lo regulen». I.2.- Contestación de la demanda

20. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado judicial2, se opuso a las pretensiones de la actora por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal, toda vez que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de normas superiores.

21. En ese sentido, aseguró que las anterioridades encontradas por la entidad durante la actuación administrativa, a saber: BE788756 (D1), US3325272 (D2), US3285925 (D3) y GB1082763 (D4), afectan el nivel inventivo de la solicitud

denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS».

22. Argumentó que es técnicamente imposible afirmar que las composiciones reivindicadas presentan un efecto sinérgico, «pues se desprende de la materia reivindicada que la composición solo contiene un principio activo y dicho efecto solo se da cuando se tienen dos o más principios activos para que se pueda potencia

(sic) su efecto».

23. Sostuvo que la materia a proteger corresponde a una composición que solo comprende y define un compuesto de formula I, que tiene actividad herbicida, materia sobre la cual recayó el estudio de patentabilidad, encontrándose en el estado de la técnica divulgación sobre compuestos muy próximos, todos los cuales poseen la misma actividad. 2 Folios 132 a 141 y 158 a 163.

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24. Señaló que no existe ninguna prohibición o restricción respecto del número de documentos del estado de la técnica que se puedan citar, pues la patentabilidad de una solicitud bien puede encontrarse afectada por múltiples anterioridades, como ocurre cuando la materia a proteger es muy general, o simplemente porque resulta muy evidente. Por ende, anotó que: «se citan varios documentos del arte previo,

(D1, D2, D3, D4) que corresponden a algunos de los más representativos de la amplia gama de documentos que revelan compuestos del tipo de los aminopicolinatos y su actividad herbicida, los cuales no requieren necesariamente ser combinados para afectar el nivel inventivo». I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

25. Mediante providencia de 4 de mayo de 20173, el despacho sustanciador concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

26. La Superintendencia de Industria y Comercio4 presentó oportunamente escrito mediante el cual reiteró los argumentos tendientes a demostrar que la solicitud de patente de invención de la actora carece de nivel inventivo y que, por ende, los actos administrativos acusados no son nulos. En el mismo sentido, se pronunció sobre los conceptos técnicos aportados con la reforma de la demanda.

27. La sociedad Dow Agrosciences Llc.5 igualmente presentó escrito de alegatos de conclusión, insistiendo en los argumentos de la demanda, encaminados a demostrar que la invención reivindicada posee nivel inventivo.

28. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

29. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA6 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, le corresponde a esta Sala conocer del presente asunto. 3 Folio 223. 4 Folios 225 a 239. 5 Folios 244 a 257. 6 Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

[…]. 7

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Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II.2. Problema jurídico

30. La Sala debe determinar si las Resoluciones números 43513 de 30 de octubre de 2008 y 10881 de 5 de marzo de diciembre de 2009, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención denominada «4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS», vulneraron los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y el artículo 35 del CCA. Para el efecto, deberá establecerse si para un técnico normalmente versado en la materia la invención hubiese resultado obvia o se hubiese derivado

de manera evidente del estado de la técnica. III.4. Los actos administrativos demandados

31. Los actos administrativos demandados son las Resoluciones números 43513 de 30 de octubre de 2008 y 10881 de 5 de marzo de 2009, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, cuyos apartes más relevantes para resolver la controversia se trascriben a continuación:

Resolución No 43513 Por la cual se niega una patente de invención […] 2.2. Documentos del estado de la técnica Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio: Documento Título Fecha Acides 4-amino-3,5-dihalo-6D1 BE788756 13-03-73 alkylpicoliniques Plant growth control methods D2 US3325272 13-06-67 and compositions Amino-trichloropicolinic acid D3 US3285925 15-11-66 compounds D4 GB1082 763 Herbicida compositions 13-09-67 3 Nivel Inventivo. […] [S]e advierte que la invención reclamada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado. 8

Radicado: 11001032400020090043600

Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En efecto, como ya se dijo, el objeto reclamado se refiere a una composición herbicida que comprende un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, de una

cantidad herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de fórmula l, y en una composición herbicida que contiene 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-ácido carboxílico. Por su parte, el antecedente D2 enseña compuestos herbicidas como el ácido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2Carboxilico, compuesto muy próximo a los de la solicitud en estudio, que presenta un grupo amino en posición 4, halógeno en posición 3,6 y grupo carboxilico en posición 2 y en la reivindicación 2 una composición que comprende acido 4-amino-3,6dicloropiridina-2-carboxilico. Siendo ello así, la única diferencia entre los compuestos del arte previo (D2) y los de la solicitud, radica en la posición de un átomo de cloro, que en uno está en posición 5 y en otro en posición 6, lo cual se deriva evidentemente en razón a que, de acuerdo a D2, realmente solo se está ubicando un sustituyente como cloro en posición 6 del anillo con respecto a los del arte previo, donde el cloro se ubica en la posición 5 del anillo. De tal suerte, como se puede observar, solo existe esta opción de sustitución para obtener compuestos con alguna diferencia estructural, conservando sus propiedades herbicidas. De otra parte, no existe en el documento de la solicitud algún sustento técnico, que evidencie que los compuestos de la solicitud en estudio, presenten un efecto inesperado frente a los compuestos del documento D2. Ahora el documento D1, revela compuestos del tipo de los acido 4-amino-3,5dihalo-6-alquilpicolinicos, los cuales presentan actividad herbicida; comprende la misma estructura piridinica con un grupo –COOH, -COOR', con un grupo 4amino, donde X representa un halógeno, y con sustitución en la posición 6 del anillo, de la misma forma que los compuestos de la solicitud, presentan el grupo 4-amino y sustitución en la posición 3,6 del anillo con cloro y halógeno, respectivamente. En los documentos D3 y D4, igualmente se divulgan compuestos del tipo de los acidos-4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxilico, en la posición 4, los cuales pueden presentar, además de –NH2, amino sustituido, formar heterociclo, etc., y presentar actividad herbicida, lo que evidencia que se trata de compuestos muy próximos a los de la solicitud en estudio, que presentan el mismo núcleo piridnico, con un grupo amino, o heterociclo etc., en la posición 4, y un grupo carboxílico en la posición 2 y 3, 6 pueden ser cloro o en 6 puede estar un halógeno diferente, o sea, que la diferencia radica en que en la solicitud, el núcleo piridinico en la posición 5, presenta hidrógeno. Entonces, de los antecedentes D2 y D3 o D4 se puede determinar que se conocen compuestos herbicidas 4-amino-picolinico tricloro o dicloro sustituidos, por tanto los compuestos de la solicitud, que consisten de un anillo piridinico con sustitución 4amino, grupo carboxílico en posición 2 y disustituido con

halógeno en las posiciones 3.6 del anillo, son derivables del estado de la técnica. Con respecto a la composición, se advierte que consiste del principio activo en un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, mezclado con un adyuvante o portador agrícolamente aceptable, lo cual realmente no define específicamente una composición en términos de componentes y proporciones de los mismos, no se indica o define el adyuvante o portador, por tanto se trata simplemente del 9

Radicado: 11001032400020090043600

Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio compuesto activo en combinación con cualquier adyuvante o portador, donde los porcentajes reivindicados para el componente activo entre 0,0001 y 98%, cubren toda la gama posible de porcentajes. Así pues, no existe una composición específica que presente características diferentes a las formas usuales de formulación de este tipo de principios activos.

[…]

4. Respuesta a los argumentos del solicitante […] Con respecto al método 'problema solución' para el análisis de nivel inventivo a que se refiere el solicitante, vale la pena anotar que la calificación de tal requisito no depende de seguir un método determinado, pues hay otros procedimientos que son válidos para la evaluación de tal requisito. Por ejemplo, para un buen análisis, se puede inicialmente determinar el estado de la técnica previo al de la invención en cuestión, luego se identifican las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, para finalmente valorar la obviedad de esas diferencias. […] Y, con respecto a las aclaraciones que hace el solicitante sobre los documentos

para efectos del análisis de nivel inventivo, en primer lugar, cabe indicar que se pueden citar varios documentos sin que ello signifique que deban combinarse todos para afectar el nivel inventivo, incluso cada documento individualmente puede llegar a afectar el nivel inventivo. […] Respecto al ejemplo comparativo presentado junto con el memorial de respuesta a la notificación de fondo, como ya se había indicado en el traslado técnico, comprende materia que no había sido contemplada originalmente y además no resulta representativa, pues no se contemplan compuestos muy próximos del arte previo como los indicados en el punto anterior, de tal manera que no existe un sustento real, para demostrar que todos los compuestos que se reivindican presenten una mayor efectividad o actividad inesperada frente a los del arte previo. Y, con relación a que el “ejemplo comparativo reporta el efecto técnico sinérgico inesperado del compuesto...”, vale la pena anotar que no procede, porque no se trata de mezclas o combinaciones de principios activos, sino de compuestos los cuales independientemente no pueden presentar sinergismo. […] Con relación a las tablas presentadas, es necesario anotar nuevamente, que dentro del documento no se incluyeron dichos ensayos comparativos y además dichas tablas no resultan representativas por cuanto no se indica cómo se llevaron a cabo dichos ensayos y porque solo se compara el compuesto 4amino-3,5,6-tricloropicolinico, además el compuesto 4-amino3,5-dicloro-6bromo-picolinico no corresponde a los compuestos de los documentos citados como anterioridades (resaltado por la Sala). […] 10

Radicado: 11001032400020090043600

Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Resolución 10881 Por la cual se resuelve un recurso de reposición […] Para el recurrente es claro que “con los argumentos esgrimidos en la respuesta a la Acción Oficial 13516, las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio y la tabla comparativa presentada como anexo, se superaba la objeción formulada por nivel inventivo por cuanto en dicha respuesta se demostraba que i) la presente invención se limitó a las composiciones debidamente sustentadas en la descripción; ii) no existe sugerencia en D1 a D4 (solos o combinados) con respecto a las composiciones (sustituciones) específicas objeto de protección; y iii) las composiciones acá reivindicadas presentan un efecto sorprendente (sinérgico)…” (ver folio 277 y 278) Al respecto debe decirse que los resultados presentados el 29 de febrero de 2008, como ya se indicó, comprenden materia que no había sido contemplada originalmente y, además, no resulta representativa, puesto que no se incluyen los compuestos más próximos; adicionalmente, no se reportan resultados de composiciones y la materia a proteger corresponde a una composición, la cual no se define. Por otra parte, no se indica cómo se realizaron las pruebas o ensayos para llegar a los resultados aportados ni existe un sustento real para demostrar que todos los compuestos que se reivindican presentan una mayor efectividad o una actividad inesperada frente a los del arte previo. Es más, en la descripción se indica expresamente que cuando X representa H, entonces Y y Z no son cloro (ver folio 5), no obstante se reivindican compuestos donde Y y Z son

cloro, específicamente se incluye el compuesto 4-amino-3,6dicloropiridin-2-carboxilico lo cual no es coherente. […] [N]o es cierto que en este caso se hayan combinado más de tres documentos a la vez para el examen del nivel inventivo; como se puede observar en el concepto técnico correspondiente al examen definitivo, de cada documento se citó el compuesto más próximo al compuesto de la solicitud en estudio, dado que se trata de proteger compuestos cuyas diferencias estructurales son secundarias como, por ejemplo, el ácido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2-carboxilico del estado de la técnica frente al compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2carboxílico de la solicitud en estudio, compuestos ambos que presentan la misma actividad herbicida. […] Vale recordar que la materia a proteger en este caso es una composición herbicida (reivindicaciones 1 y 2) y no un compuesto como refiere el recurrente. Dicha composición comprende un principio activo y un adyuvante o portador, principio activo que por sí solo no presenta sinergismo; el sinergismo se da cuando dos principios activos son administrados simultáneamente y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales. Por lo anterior, una vez más se aclara que hablar de los compuestos y su efecto sinérgico, cuando lo que se pretende proteger es una composición donde el efecto sinérgico no es posible, es algo que no resulta coherente. Se concluye entonces que el alto número de antecedentes citados lo que hace es demostrar la falta de nivel inventivo del objeto reivindicado, es decir que en

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Radicado: 11001032400020090043600

Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el estado de la técnica hay información suficiente que trata sobre los compuestos y composiciones herbicidas de los mismos ahora reivindicados y de cuya combinación es posible obtener estos, sin que sea necesario acudir a múltiples combinaciones (de todos y cada uno de los documentos citados) para desvirtuar el nivel inventivo. […]”.

II.5. Interpretación Prejudicial

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió la interpretación prejudicial 573-IP-2015 de 21 de septiembre de 20167, con la advertencia de que no procede la interpretación del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el proceso no alude a ninguna controversia sobre la regulación formal del examen de patentabilidad en el marco de esa norma.

33. En ese orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a los requisitos de patentabilidad de las invenciones a la luz de la Decisión 486 de 2000, haciendo énfasis en la exigencia del nivel inventivo. Seguidamente, señaló: 1.11. Como en el proceso interno se discute si era posible la combinación de documentos para atacar el nivel inventivo, el Tribunal adopta las siguientes reglas: 1.11.1. Se permite la combinación de dos documentos si fuese obvia para un técnico medio en la materia. 1.11.2. En principio, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo, salvo que: 1.11.2.1. Su combinación haya sido definida en alguna parte como posible. 1.11.2.2. Si no se trata de una combinación, sino simplemente de una

yuxtaposición de características, cada una produciendo su propio efecto, es decir, cada documento debe ser relevante para cada una de las características. […]

2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos 2.1. Como la demandante argumentó que la existencia de elementos conocidos no genera per se carencia de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia. 2.2. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto. 7 Folios 212 a 220.

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Demandante: Dow Agrosciences Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.3. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe a