SIC - Sentencia 20-423728-2 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 20 - 423728

Fecha de la providencia: 15/02/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): ZONALOG˝STICA S.A.S. - ZLG S.A.S. Demandado(s): ZONA LOG˝STICA S.A.S.

Juez: Edison Camilo Largo Mar(cid:237)n

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, ZONALOG˝STICA S.A.S. - ZLG S.A.S. (en adelante “ZLG”), seæal(cid:243) que era titular de las marcas mixtas “ZONA LOGÍSTICA” Y “ZONALOGÍSTICA” con certificados de registro N” 493615 y 681232 para identificar productos y servicios de las clases 16, 35, 39 y 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, así como del nombre comercial “ZONALOGÍSTICA” con dep(cid:243)sito N” 23154.

2. ZLG indic(cid:243) que la sociedad demandada ZONA LOG˝STICA S.A.S. se constituy(cid:243) en el aæo 2008 y que se dedicaba al transporte de carga y mercanc(cid:237)as, as(cid:237) como al almacenamiento, dep(cid:243)sito, manipulaci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de carga, organizaci(cid:243)n de eventos, entre otros. AdemÆs, que usaba la direcci(cid:243)n web ‘www.zonalogistica.com.co’.

3. La sociedad demandante manifest(cid:243) que ZONA LOG˝STICA S.A.S. solicit(cid:243) el registro de la marca mixta “ZONALOGISTIK INDUSTRIAL” el 30 de julio de 2019, pero este fue negado con ocasi(cid:243)n de la oposici(cid:243)n presentada por ZLG.

4. La sociedad accionante seæal(cid:243) que el 13 de febrero de 2020 la demandada solicit(cid:243) la cancelación por no uso de la marca mixta “ZONA LOGÍSTICA” de titularidad de ZLG. Por tanto, mediante Resoluci(cid:243)n N” 203072 se canceló parcialmente el certificado de registro N” 493615, excluyendo la clase 39 y dejando vigente su alcance a los productos y servicios de las clases 16, 35 y 41.

5. ZLG indic(cid:243) que el 13 de febrero de 2020, la sociedad accionada present(cid:243) nuevamente una solicitud de registro del signo mixto “ZONALOGISTIK INDUSTRIAL” para identificar servicios en la clase 39, pero esta fue negada por las mismas razones que la solicitud previa.

6. La parte demandante seæal(cid:243) que los signos “ZONA LOGÍSTICA” y “ZONALOGISTIK INDUSTRIAL” eran usados por la sociedad accionada para distinguir servicios competitivamente idØnticos y/o conexos a aquellos objeto de sus registros marcarios.

7. La sociedad demandante afirm(cid:243) que la conducta de la pasiva generaba confusi(cid:243)n entre los consumidores y, por tanto, vulneraba sus derechos de propiedad industrial en los tØrminos

del literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

8. En la contestaci(cid:243)n de la demanda se formularon las excepciones de “prescripci(cid:243)n de la acci(cid:243)n” y “el primer uso del demandado de la expresión “ZONA LOGÍSTICA”.

PRETENSIONES: En la demanda reformada y admitida mediante auto de fecha 28 de junio de 2021 se formularon

las siguientes pretensiones:

1. Declarar que la sociedad ZONA LOG˝STICAS S.A.S. infringe los derechos de propiedad industrial de titularidad de la sociedad ZONALOG˝STICA S.A.S. – ZLG S.A.S., sobre la marca “ZONA LOGÍSTICA” (mixta), la marca “ZONALOGÍSTICA” (mixta) y sobre el nombre comercial “ZONA LOGÍSTICA”, con base en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

2. Ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. cesar por completo el uso de las expresiones “ZONA LOGÍSTICA”, “ZONALOGÍSTICA”, “ZONA LOGISTIK” y/o “ZONALOGISTIK” en el mercado colombiano, para identificarse a sí misma y para ofrecer y/o comercializar los productos y/o servicios que ofrece en la actualidad y los que llegue a ofrecer en el futuro, por todos los canales de comercializaci(cid:243)n f(cid:237)sicos y virtuales disponibles.

3. Ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. retirar de los circuitos comerciales y destruir todos los elementos y materiales en los que use las expresiones “ZONA LOGÍSTICA”, “ZONALOGÍSTICA”, “ZONA LOGÍSTIK” y/o “ZONALOGISTIK” para identificar a sus

establecimientos de comercio, sus empleados y contratistas, los servicios que ofrece en el mercado colombiano y los veh(cid:237)culos y camiones a travØs de los cuales los presta.

4. Ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. modificar su raz(cid:243)n social en el registro mercantil, de manera que no use la expresi(cid:243)n “ZONA LOGÍSTICA”, “ZONALOGÍSTICA”, “ZONA LOGISTIK” y/o “ZONALOGISTIK”, ni ninguna otra que resulte confundible con las marcas “ZONA LOGÍSTICA” y “ZONALOGÍSTICA,” y el nombre comercial “ZONA LOGÍSTICA” de la demandante.

5. Ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. transferir el nombre de dominio ‘zonalogistica.com.co’ a favor de la sociedad ZONALOGÍSTICA S.A.S.- ZLG S.A.S. En consecuencia, se solicit(cid:243) oficiar al registrador CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET S.A.S. y/o MI.COM.CO o a quien ostente la calidad de registrador del nombre de dominio ‘zonalogistica.com.co’ al momento en que se profiera la sentencia, para que proceda a realizar esta transferencia. En subsidio de lo anterior y de no proceder la orden de transferencia del nombre de dominio ‘zonalogistica.com.co’, ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. cancelar el nombre de dominio ‘zonalogistica.com.co’. En consecuencia, se solicit(cid:243) oficiar al registrador CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET S.A.S. y/o MI.COM.CO o a quien

ostente la calidad de registrador del nombre de dominio ‘zonalogistica.com.co’ al momento en que se profiera la sentencia, para que proceda a realizar esta cancelaci(cid:243)n.

6. Ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. indemnizar a ZONALOGÍSTICA S.A.S.- ZLG S.A.S. por los perjuicios derivados de la infracci(cid:243)n de las marcas con certificados de registro nœmero 493.615 y 681.232, en los tØrminos del literal b) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de

2000. Para el efecto, la demandante se acoge al sistema de indemnizaci(cid:243)n preestablecida, de conformidad con el Decreto 2264 del 11 de noviembre de 2014.

7. Ordenar a la sociedad ZONA LOGÍSTICA S.A.S. publicar la sentencia en un diario de amplia circulaci(cid:243)n nacional dentro del tØrmino de veinte (20) d(cid:237)as contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que la sociedad demandada no realice la publicaci(cid:243)n de la sentencia dentro de dicho tØrmino, que la sociedad ZONALOGÍSTICA S.A.S.- ZLG S.A.S. esté autorizada a hacerlo por su cuenta.

8. Condenar en costas a la sociedad demandada.

TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N POR ACTIVA/ TITULARIDAD DEL DERECHO – Art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, acreditaci(cid:243)n. De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho

protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En el caso concreto la titularidad del derecho de la demandante se acredit(cid:243) a travØs de los certificados N” 493615 y 681232, correspondientes a las marcas mixtas “ZONA LOG˝STICA” y “ZONALOG˝STICA” allegados al proceso; dicha titularidad tambiØn estÆ soportada en las manifestaciones de la accionada con respecto a los hechos de la demanda. Por lo tanto, la demandante estÆ legitimada para iniciar la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial, al tenor de lo dispuesto en el art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. PRESCRIPCI(cid:211)N EXTINTIVA DE LA ACCI(cid:211)N POR INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Art(cid:237)culo 244 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, plazos de prescripci(cid:243)n, jurisprudencia, acreditaci(cid:243)n de la excepci(cid:243)n respecto de la marca y nombre comercial

“ZONA LOGÍSTICA”.

De conformidad con lo planteado en el escrito de contestaci(cid:243)n de demanda, este despacho analizarÆ, como primera medida, la figura de la prescripci(cid:243)n extintiva con respecto del signo mixto “ZONA LOGÍSTICA” con certificado N” 493615 y el nombre comercial de la accionante.

As(cid:237), el art(cid:237)culo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que: “La acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n prescribirÆ a los dos aæos contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracci(cid:243)n o en todo caso, a los cinco aæos contados desde que se cometi(cid:243) la infracci(cid:243)n por œltima vez”. Ahora bien, es necesario destacar que los plazos a los que se refiere la norma previamente citada tienen presupuestos distintos para su cumplimiento, tal como lo explic(cid:243) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del Proceso 205-IP-2018; a saber: “Respecto del plazo de dos aæos este se computarÆ necesariamente desde la fecha en que el titular del derecho de propiedad industrial tom(cid:243) conocimiento del acto infractor, independientemente del tipo de infracci(cid:243)n de que se trate. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tom(cid:243) conocimiento de una infracci(cid:243)n (instantÆnea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrÆ prescripto la acci(cid:243)n para denunciar o demandar la infracci(cid:243)n a ese derecho el 11 de enero de 2018. En cambio, respecto al plazo de cinco aæos, este se empezarÆ a computar dependiendo del tipo de infracci(cid:243)n en el que nos encontremos:

• Infracci(cid:243)n instantÆnea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consum(cid:243) el acto infractor (el acto œnico). - Infracci(cid:243)n continuada: el plazo se computa desde la fecha de realizaci(cid:243)n del œltimo acto

(idØntico), que es ejecuci(cid:243)n del mismo plan, que consuma la infracci(cid:243)n. - Infracci(cid:243)n permanente: el plazo se computa desde en que cesa la conducta que calificada como acto permanente en el tiempo. - Infracci(cid:243)n compleja: el plazo se computa desde la fecha de realizaci(cid:243)n del œltimo acto que consuma la infracci(cid:243)n. El plazo de prescripci(cid:243)n (extintiva) de dos aæos tiene como premisa el conocimiento de la infracci(cid:243)n por parte del titular del derecho. (cid:201)l tiene dos aæos para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco aæos) cuya l(cid:243)gica es distinta. En efecto, el plazo de prescripci(cid:243)n (extintiva) de cinco aæos no toma en consideraci(cid:243)n el conocimiento de la infracci(cid:243)n por parte del titular del derecho, sino la fecha de la ocurrencia o cese de la infracci(cid:243)n. As(cid:237) las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de una infracci(cid:243)n (instantÆnea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho de propiedad industrial tuvo conocimiento por

mÆs de dos aæos de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepci(cid:243)n) alegando la prescripci(cid:243)n (extintiva) de la acci(cid:243)n, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, as(cid:237) como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripci(cid:243)n de cinco aæos. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de una infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por mÆs de dos aæos de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepci(cid:243)n) alegando la prescripci(cid:243)n extintiva de cinco aæos si es que la infracci(cid:243)n ocurri(cid:243), ces(cid:243) y se consum(cid:243) hace mÆs de cinco aæos de presentada la denuncia o demanda correspondiente, segœn la naturaleza de cada infracci(cid:243)n”. En el presente asunto, con base en la comunicaci(cid:243)n allegada con la contestaci(cid:243)n de la demanda y el interrogatorio de parte rendido por la seæora Adriana Madrid, se advierte que la sociedad demandante ten(cid:237)a conocimiento de los usos que hac(cid:237)a la accionada de las expresiones “ZONALOGISTIK” y “ZONA LOG˝STICA” desde enero el 2015. En ese orden de ideas, la demandante ten(cid:237)a tØrmino para presentar la demanda hasta el aæo 2017 y esta actuaci(cid:243)n judicial fue presentada solo hasta 2020.

Por otro lado, si bien la demandante ha manifestado que se trataba a una reclamaci(cid:243)n de una marca distinta, dicho argumento no puede ser aceptado por este despacho, pues precisamente se trata de las mismas expresiones que son objeto de reparo en esta actuaci(cid:243)n judicial, lo cual se puede apreciar en las pretensiones formuladas en la demanda. En conclusi(cid:243)n, este despacho encuentra probada la prescripci(cid:243)n de la acci(cid:243)n respecto de la marca “ZONA LOG˝STICA” con certificado N” 493615 y el nombre comercial “ZONA LOGÍSTICA” de la accionante. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, no configuraci(cid:243)n/ NOMBRE COMERCIAL – Art(cid:237)culos 190 y 191 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, definici(cid:243)n, presupuestos para su protecci(cid:243)n, excepci(cid:243)n de primer uso, acreditaci(cid:243)n. Dado que la excepci(cid:243)n de prescripci(cid:243)n alegada por la parte demandada se encontr(cid:243) probada con respecto a la marca “ZONA LOGÍSTICA” con certificado N” 493615 y el nombre comercial “ZONA LOGÍSTICA” de la accionante, este despacho procederÆ a analizar si se configur(cid:243) la infracci(cid:243)n de derechos de propiedad industrial otorgados por el registro de la marca “ZONALOGÍSTICA” con certificado N” 681232. Parar tal fin, es necesario estudiar la existencia de un nombre comercial de titularidad de la

accionada, ya que esta alleg(cid:243) pruebas para demostrar la excepci(cid:243)n denominada “El primer uso del demandado, con respecto al demandante, de la expresi(cid:243)n “ZONA LOGÍSTICA”, a los fines de identificarse como prestador de los servicios descritos en la clase “39” de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza”. As(cid:237) las cosas, es pertinente indicar que acorde con los art(cid:237)culos 190 y 191 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, respectivamente, “Se entenderÆ por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econ(cid:243)mica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” y que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” El nombre comercial corresponde a un derecho de propiedad industrial de gran relevancia en el escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principalmente proviene de la labor de posicionamiento y explotaci(cid:243)n hecha por el empresario a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, a partir del art(cid:237)culo 190 estableci(cid:243) la protecci(cid:243)n del nombre comercial como bien inmaterial, que sirve para identificar una empresa o una actividad econ(cid:243)mica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio y reœna las caracter(cid:237)sticas de ser un uso personal, publico, ostensible y continuo. En el caso bajo anÆlisis, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, entre ellas, el

certificado de existencia y representaci(cid:243)n legal y la factura de venta N” 1 de la accionada, es posible concluir que, por lo menos desde el aæo 2008, la demandada es titular del nombre comercial “ZONA LOG˝STICA”. Lo anterior, por cuanto ha hecho uso de la aludida expresión en el comercio reuniendo las caracter(cid:237)sticas mencionadas, esto es, ser un primer uso personal, pœblico, ostensible y continuo. En cuanto al conflicto entre la marca mixta de la demandante “ZONALOG˝STICA” con certificado N” 681232 y los nombres comerciales de la accionada, es necesario recordar que la sociedad ZLG ostenta la titularidad de la marca en menci(cid:243)n desde el 11 de mayo del 2021, mientras que los nombres comerciales “ZONA LOGISTIK” y “ZONA LOGÍSTICA” se han usado desde el aæo 2008 por la sociedad ZONA LOG˝STICA S.A.S. En ese sentido, habiØndose demostrado un uso anterior -primer usoa la fecha en que la demandante adquiri(cid:243) el derecho sobre la marca que hoy pretende proteger, es claro que la demandada tambiØn ostenta un derecho y por eso su conducta no puede considerarse infractora. En efecto, la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 es muy clara en el art(cid:237)culo 191, al establecer que el primer uso del nombre comercial otorga derechos de exclusiva sobre el mismo y, siendo exclusivo, no puede haber otro derecho de propiedad industrial similar o idØntico, pues si el sistema tolerara eso, propiciar(cid:237)a lo que justamente pretende evitar que es la confusi(cid:243)n entre los

consumidores. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que: “Si la utilizaci(cid:243)n personal, continua, real, efectiva y pœblica del nombre comercial ha sido posterior a la concesi(cid:243)n de los derechos marcarios, Østos tendrÆn prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberÆ probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el Æmbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...)” (Proceso 248-IP-2013), tal como lo hizo la demandada en el presente caso. Adicionalmente, el art(cid:237)culo 136 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 indica que: “No podrÆn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idØnticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un r(cid:243)tulo o enseæa, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n.” Sin embargo, si las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre (por ejemplo, por falta de oposici(cid:243)n del titular del nombre comercial), el resto de la Decisi(cid:243)n Andina permite corregir esta situaci(cid:243)n haciendo prevalecer el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso. Sobre la base de estas consideraciones, al encontrarse probado que el uso por parte de la demandada de las expresiones “ZONALOGISTIK” y “ZONA LOGÍSTICA” se ha llevado a cabo desde

el aæo 2008, mientras que el derecho de la demandante solo fue adquirido por ella desde el aæo 2021, puede concluirse que ZONALOG˝STICA S.A.S. tiene un derecho de propiedad industrial anterior al registro marcario. Por esa raz(cid:243)n, no es posible considerar que la sociedad demandada incurri(cid:243) en una conducta infractora de los derechos de propiedad industrial de la demandante, pues el trabajo de posicionamiento que ha realizado de las expresiones en comento tiene amparo legal bajo la figura del nombre comercial. Por todo lo anterior, el despacho advierte que estÆ probada la excepci(cid:243)n de mØrito de primer uso formulada por la accionada. Elabor(cid:243): DMPS Revis(cid:243): AMM