CE - 010324000201500390001SENTENCIA20230525123530

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Referencia: Medio de control de nulidad relativa

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

TESIS: ENTRE LA MARCA NOMI NATIVA CUESTIONADA “DINASA ”,

DEL TERCERO CON INTER ÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL

PROCESO, Y LA S MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE

REGISTRADAS DE LA ACTORA, “DINA”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS. LA PARTÍCULA “DINA” ES DE USO COMÚN EN LA S CLASES 7ª, 12 Y 37 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DINA CAMIONES S.A. DE C.V. , mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio , en adelante SIC ; y 24940 de 21 de mayo de 2015 , "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 8 de noviembre de 2013 la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "DINASA", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7ª, 12 y 372 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa "DINA",

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa "DINA",

2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Maquinaria de todo tipo, partes de maquinaria, herramientas para maquinaria, motores, compresores, bomba […]; […] Vehículos; motores para vehículos […]; y […] servicios para mantenimiento y reparación de vehículos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

previamente registrada a su favor en la Clase 12 de la citada Clasificación.

3º: Que mediante la Resolución núm. 36100 de 30 de mayo de 2014 la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y , en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "DINASA", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasi ficación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 24940 de 21 de mayo de 2015.

resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 24940 de 21 de mayo de 2015.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 , por cuanto al momento de realizar el análisis de registro de la marca “DINASA” pasó por alto la similitud con su marca “DINA”, generando con ello riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Indicó que la marca cuestionada reproduce totalmente su marca; y que la inclusión de las letras “S” y “A” no resulta suficiente para permitir la identificación de cada una de las marcas enfrentadas.

Agregó que al observar las marcas enfrentadas se evidencian grandes similitudes visuales, ortográficas y fonéticas, al punto que para un consumidor promedio le es muy difícil encontrar diferencias entre ellas.

Reiteró que las marcas cotejadas comparten la misma sílaba tónica, además coinciden en las primeras cuatro letras y la inclusión de las letras “S” y “A”, en la marca “DINASA”, no resulta ser una variación sustancial que permita al consumidor diferenciarla de la marca de su propiedad.

además coinciden en las primeras cuatro letras y la inclusión de las letras “S” y “A”, en la marca “DINASA”, no resulta ser una variación sustancial que permita al consumidor diferenciarla de la marca de su propiedad.

Resaltó que la marca “DINASA” podría ser considerada por el consumidor no solo como un signo derivado o extensivo de la marca “DINA”, sino también como una abreviación de su nombre comercial, ya que al ser la palabra “CAMIONES”, genérica, quedaría solamente el nombre DINA S.A. DE C.V., el cual se puede abreviar como DINA S.A. o como “DINASA”, lo cual llevaría al consumidor a pensar que esta última es una abreviación de su nombre comercial como titular de la marca “DINA”.5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Añadió que las marcas en conflicto identifican los mismos productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, vehículos; así mismo tienen relación frente a la Clase 7ª, en la que ampara maquinarias, herramientas y motores, los cuales son productos que se utilizan para la fabricación de vehículos; y servicios de la Clase 37, en lo concerniente con el mantenimiento y reparación de vehículos.

Alegó que si el c onsumidor encuentra vehículos y motores para estos, maquinaria de todo tipo, partes y herramientas para estas, motores, compresores, bombas y servicios de mantenimiento y reparación de

concerniente con el mantenimiento y reparación de vehículos.

Alegó que si el c onsumidor encuentra vehículos y motores para estos, maquinaria de todo tipo, partes y herramientas para estas, motores, compresores, bombas y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, identificados con la marca “DINASA”, creerá que se trata de productos amparados con la marca “DINA”, o llegaría a pensar que los elementos allí comercializados tienen el mismo origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda , por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que al analizar la expresión “ DINASA” se observa que la misma está conformada por una palabra de fantasía, por lo tanto no tiene significado alguno; mientras que la marca “DINA”, equivale a la6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

unidad de fuerza del sistema CGS (centímetro; gramo y segundo), y/o a la fuerza aplicada a una masa de un gramo que le comunica una aceleración de un centímetro en cada segundo al cuadrado, lo que conlleva que sea una marca débil y, por lo tanto, las marcas enfrentadas puedan coexistir en el mercado pacíficamente.

Sostuvo que las marcas cotejadas son totalmente disimiles, tanto en

conlleva que sea una marca débil y, por lo tanto, las marcas enfrentadas puedan coexistir en el mercado pacíficamente.

Sostuvo que las marcas cotejadas son totalmente disimiles, tanto en su parte gráfica como fonética, lo que permite diferenciarlas; además, la expresión “DINA” no es de fantasía.

II.2. La sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 22 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad DINA CAMIONES S.A. DE C.V ., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

4 Mediante auto admisorio de 28 de septiembre de 2015, visible a folios 73 a77 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 78 a 80, ibidem. 5 En adelante CPACA.7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada denominadas “Legalidad de los actos administrativos demandados ” e “Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486”, frente a las cuales se d eterminó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo de 2014 y 24940 de 21 de mayo de 2015 , mediante las cuales la SIC declaró infundada8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca “DINASA” (NOMINATIVA) a nombre de la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A ., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

ese momento.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que las letras “S” y “A”, incluidas en la marca objeto de controversia, no son suficientes para otorgarle distintividad y que se pueda diferenciar frente a la marca “ DINA”, pues el consumidor arribará a la conclusión que tal incorporación corresponde a una innovación de la marca preexistente.

Trajo a colación la Resolución núm. 18648 de 16 de marzo de 2018 , en la que la SIC concluyó que el signo solicitado “INTELSA” era similarmente confundible con la marca previamente registrada

“INTEL”.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que no existe identidad o similitud alguna entre las marcas cotejadas, teniendo en cuenta que “DINASA” está compuesta por tres sílabas, con la secuencia silábica ( I-A-A), y consonántica (D-N-S), diferente a l a marca “DINA”, que comprende dos sílabas, consecuencia silábica (I-A), y consonántica (D-N); y que, además, la primera debe tenerse como de fantasía y la segunda como débil, puesto que es de uso común.10

dos sílabas, consecuencia silábica (I-A), y consonántica (D-N); y que, además, la primera debe tenerse como de fantasía y la segunda como débil, puesto que es de uso común.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. (…) cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud

6 Proceso 289-IP-201711

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la

más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los produ ctos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

[…]

amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

[…]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación ent re marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

[…]

(a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la p alabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios pa ra determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[…]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativo desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo de 2014 y 24940 de 21 de mayo de 2015 , concedió el registro de la marca nominativa “DINASA” a la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A ., para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37

21 de mayo de 2015 , concedió el registro de la marca nominativa “DINASA” a la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A ., para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Maquinaria de todo tipo, partes de maquinaria, herramientas para maquinaria, motores, compresores, bomba […]”; “[…] Vehículos; motores para vehículos […]”; y “[…] servicios para mantenimiento y reparación de vehículos […]”.14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

A juicio de la demandante, la marca cuestionada reproduce en su totalidad su marca “DINA”; y que la inclusión de las letras “S” y “A” no resulta suficiente para permitir su diferenciación en el mercado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser procedente […]”.

El texto de la norma aludida, es el siguiente:

Decisión 486.

“[…] Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi ón o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede

consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

DINASA

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA7

DINA

MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS8

Como en el presente cas o se va a cotejar una marca nominativa, “DINASA”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixta y nominativa “DINA”, a nombre de la actora, es necesario establecer el

7 Folio 11 del cuaderno físico núm. 1. 8 Folio 16 del cuaderno físico núm. 1.16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

“[…]

(a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer u n análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo

encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad d